La frontera entre las patentes y los diseños

Introducción

Una de las primeras cosas que se aprende en propiedad industrial (PI) es que no se puede «patentar una marca«.  Normalmente, cuando se escucha algo así, proviene de alguien que se enfrenta por primera vez con estas materias y quiere «patentar su marca»; y si se lee, suele provenir de periodistas que meten todas las modalidades de protección de la PI en el mismo saco.

Sin embargo, «patentar un diseño»  no me suena tan mal, aunque soy consciente de que no es una expresión correcta.

Intento analizar a continuación la frontera entre invenciones y diseños, tanto desde el punto de vista teórico, como con varios ejemplos prácticos, incluyendo la jurisprudencia más relevante.

La frontera que separa forma y función

En mi opinión, la frontera entre estas modalidades es más bien porosa y creo que existen formas que son susceptibles de protección tanto como invenciones (mediante patente o modelo de utilidad) como por diseños.

El límite lo marcan en la Unión Europea los tres apartados del artículo 7 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Estas disposiciones se transponen en España en el artículo 11 de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Repasaremos a continuación los tres apartados de este artículo 11.

Artículo 11.1 El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

La forma puede tener una función técnica, pero no puede estar dictada exclusivamente por su función técnica. Además, no dice que el diseño pierda esa condición por incorporar características impuestas exclusivamente por su función técnica, sino que en las mismas no cabe reconocer la protección como tal diseño, pero no impide la del resto.

Ahora bien, ¿con qué formas sucede esto? A bote pronto, yo diría que con aquellas formas más eficientes desde el punto de vista técnico, por ejemplo una forma aerodinámica, la forma de la rueda o la forma de una lata de refresco que minimice el metal a usar. Sin embargo, la Exposición de Motivos (parte no dispositiva) de la Ley 20/2003 señala que «la separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño», pero no aporta ninguna regla en su parte dispositiva para decidir cuándo forma y función son separables.

Desde la doctrina,Otero Lastres propone 2 criterios de separabilidad que a mí me parecen, en el fondo, el mismo:

• multiplicidad de las formas. Cuando un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico, estas formas son independientes, es decir, separables del resultado técnico alcanzado.
• incidencia de la variación de la forma. Cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido, entonces hay separabilidad.

La regla abstracta está muy bien, pero no tengo claro cómo aplicarla en la práctica. El ejemplo que aparece en la web de la OEPM es un destornillador: «la protección de un diseño de un destornillador alcanzaría sólo a la forma del mango que admitiría alternativas, pero no a la punta cuya forma viene determinada por la función de ajustarse a un tornillo».

Sin embargo, en mi opinión, este ejemplo del destornillador, por necesitar de un tornillo, es quizás más apropiado como veremos para ilustrar el siguiente apartado del artículo 11 (ajustes mecánicos entre piezas complementarias). De hecho, al igual que el mango del destornillador, su punta también admite alternativas.

En cualquier caso, pongo un ejemplo distinto y, sin duda, más sugerente: una prenda interior femenina está protegida por su «inventor» y «diseñador», a la vez, como patente europea y como diseño español. Según la descripción de la patente,  la cadena de perlas de la prenda es capaz de provocar un efecto de masaje. Según la descripción del diseño, la cadena de cuentas tiene uso como adorno. ¿Viene dictada la forma exclusivamente por la función? ¿Son separables forma y función?

Otro ejemplo más serio puede ser este tapón para el oído de 3M protegido por patente en Europa, pero por diseño en Canadá. Según la descripción de la patente la forma del tapón consigue que sea insertado de modo simple y efectivo, y que sea confortable para el usuario, y que proporcione una atenuación de sonido menor que los tapones tradicionales. Las preguntas son las mismas. ¿Viene dictada la forma exclusivamente por la función? ¿Se conseguiría el mismo efecto con otra forma?

Aparte de estos ejemplos sin resolver, he buscado en la jurisprudencia española y he encontrado 3 casos. En los 3 se llegaba a la conclusión de que forma y función eran separables.

– plantilla anatómica (Audiencia Provincial Valencia, 2009) : «Conforme a la doctrina más autorizada es plenamente aplicable la separabilidad de forma y de función porque una plantilla anatómica puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico de adaptarse al pie, y variando la forma permanece inalterable el resultado técnico. Ningún diseño podría realizarse si se eliminara la forma que requiere para llevar a cabo sus funciones, pero ello no implica que sin perderla no pueda presentar múltiples y diferentes variaciones que afecten al cumplimiento de dicha función- como ocurre, por ejemplo, con las camisetas, que pueden responder a múltiples diseños teniendo la misma funcionalidad»

– servilleta (Juzgados de lo Mercantil Alicante, 2012):  «no se acredita que esa función del diseño registrado por la actora no se pueda llevar a cabo mediante otros modelos con distinta configuración formal, siendo carga del demandado probar el hecho constitutivo de su pretensión de nulidad ( art 217 LEC ). El informe del perito no ofrece un estudio o análisis que permita determinar o concluir , que el pespunte o estampado perimetral , sea la única manera de evitar el deshilachado de la servilleta. «

– hito/baliza de tráfico (Juzgados de lo Mercantil Alicante, 2012). «Según la demandada el tramo vertical junto con la zona configuración troncocónica invertida, responde a una función técnica específica cual es ofrecer un momento de inercia inferior respecto de las balizas de pieza cilíndrica de diámetro uniforme en toda su longitud (desde arriba hasta la base). De esta manera se facilita la deformación del cuerpo vertical cilíndrico ante el empuje producido por un vehículo y la recuperación de la posición erguida sin deterioro significativo, una vez cese el empuje».

Ambos peritos «reconocen que esa misma función – de facilitar el abatimiento y recuperación del elemento cilíndrico tras el impacto por reducción del momento de inercia – se puede lograr con formas alternativas».

Vemos, por tanto, que en España hay pleno en favor de la separabilidad, aunque se trata de muy pocos casos. En la Unión Europea la situación es parecida aunque no tan acusada: en un reciente estudio encargado por la Comisión Europea (Legal review on industrial design protection in Europe, 2016), 484 diseños fueron a tribunales de la Unión Europea por este motivo y 2 de cada 3 diseños resistieron la prueba de la separabilidad.

La frontera entre el yin y el yang: formas complementarias

Apuntaba arriba que el problema del destornillador, como ejemplo paradigmático de separación de forma y función, es que le aplica quizás más directamente el siguiente apartado del artículo 11, ya que todo destornillador necesita un tornillo con el que cumplir su función.

Artículo 11.2 El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función.

Por tanto, parecen excluidas de la protección por diseño todas las formas, incluidas obviamente las normalizadas (ISO, UNE,…), de acoplamiento entre elementos mecánicos como, por ejemplo, el perfil de la rosca métrica de los tornillos o el perfil de evolvente de las ruedas dentadas.

La frontera LEGO

Remato el artículo 11 con su último apartado, también conocido como «cláusula lego».

Artículo 11.3 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior [Artículo 11.2] los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 [novedad y carácter singular].

Por tanto, aunque se trate de formas destinadas a la conexión con otra complementaria, el diseño de la forma de las protuberancias y huecos de las piezas de LEGO, al ser productos intercambiables dentro de un sistema modular, no estarían excluidos de la protección por este artículo 11. Otro ejemplo de diseño no excluido puede ser la forma de alguna de las piezas de IKEA.

Conclusión: las especies biológicas y las modalidades de PI

Concluyo ya con una analogía para reforzar mi afirmación inicial de que «patentar un diseño» no es algo tan descabellado. En biología, una especie esta formada por organismos capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo (o al menos no lo hacen habitualmente) con los miembros de otras especies. En propiedad industrial nos podemos preguntar hasta qué punto las modalidades (patentes, modelos de utilidad y diseños) se comportan como especies:

• en los informes de búsqueda de patentes, es común encontrar modelos de utilidad como documentos relevantes del estado de la técnica, es decir, que pueden destruir la novedad o actividad inventiva de la patente. No tan común es encontrar diseños citados en informes de búsqueda de patentes, pero haberlos, haylos. A su vez, al menos en EEUU, una patente puede ser relevante para valorar la novedad de un diseño, allí llamados, a modo de híbridos, design patents.
• según el Convenio de la Unión de París es posible reivindicar la prioridad de un modelo de utilidad en una patente (y viceversa), cosa que sucede con cierta frecuencia, sobre todo el caso del PCT. El CUP también permite la reivindicación de un modelo de utilidad como prioridad en un diseño (ver art. 24 de la Ley 20/2003). Algunos países como Alemania van más allá y permiten  la reivindicación como prioridad de un diseño en un modelo de utilidad o, incluso, en una patente. Sin embargo, la EPO rechazó esta posibilidad.