PI, pymes e innovación abierta

29/11/2021

Introducción

Recientemente la Comisión Europea ha publicado el estudio “Building stronger intellectual property strategy capabilities-Supporting SMEs to succeed with open innovation”, elaborado por la Universidad de Cambridge, que conjuga 3 elementos interesantes: la propiedad intelectual e industrial (PI), las pymes y la innovación abierta.

Según el estudio, la PI no sería una barrera, sino más bien un facilitador de la colaboración propia de la innovación abierta. Sin embargo, la falta de conocimientos sobre PI de las pymes dificultan su posibilidad de participación en la innovación abierta.

El estudio contiene 40 casos empresariales pertenecientes a 7 sectores. Ninguno de los casos empresariales es español, pero en el estudio han participado dos españoles como expertos: Álvaro Simón de Blas (BIC Euronova) y Luis Soriano (COTEC).

¿Qué es la innovación abierta?

A los efectos de este estudio, la innovación abierta sería la colaboración entre dos o más partes instrumentada normalmente en un contrato y que resulta en la generación de algún activo de PI (foreground IP) usando la PI que ya tienen las partes (background IP).

Típicamente la PI no registrada (p.ej., know-how, algoritmos o datos) tiene una importancia mayor en el background IP, ya que las partes suelen llegar al proceso de innovación abierta con una alta incertidumbre sobre la viabilidad técnica y económica de lo que quieren desarrollar. Particularmente para las pymes, el alto coste de las patentes supone que en muchos casos todo su background IP se reduce a PI no registrada.

Retos con los que se enfrentan las pymes

El estudio identifica cuatro retos con los que se enfrentan las pymes a la hora de participar en un proceso de innovación abierta:

  • Estrategia.
  • Identificación del background IP no registrado.
  • Negociación
  • Choque cultural

En primer lugar, las pymes carecen en general de una estrategia en materia de PI. Esta estrategia tendría como objetivo proporcionar una guía para la toma de decisiones en relación con la generación, adquisición, protección y explotación de activos de PI que maximice la creación de valor para la organización. La PI no sería un fin, sino un medio. Sin embargo, quitando las spin-off universitarias y las startups financiadas por capital riesgo, en muy pocos casos las pymes consideran la PI en su estrategia.

Las pymes pueden acudir a un especialista en PI (IP specialist), por ejemplo, un agente de la propiedad industrial, pero son muy caros y tienen un sesgo hacia patentar todo lo que se menea. Según el informe, lo que realmente necesitan es un IP strategist, alguien con:

  • una visión de conjunto de todos los activos de PI que la pyme necesita, posee o puede desarrollar
  • capacidad para asesorar a la pyme en el contexto de un proceso de innovación abierta sobre cuestiones estratégicas como el régimen de propiedad y licencia del foreground IP, es decir, la PI generada como consecuencia de la colaboración entre las partes. Por ejemplo, supongamos un algoritmo propiedad de una parte al que se entrena con datos propiedad de la otra parte, ¿de quién es el algoritmo resultante entrenado?
  • capacidad para negociar favorablemente para la pyme las cláusulas de PI en los contratos de innovación abierta.

El perfil del IP strategist (p.50) sería el de un coach empresarial o un consultor estratégico con formación en PI (¿saber que las marcas no se patentan sería suficiente?). Curiosamente un IP specialist (agente PI) no sería reconvertible en IP strategist, salvo en contados casos.

En segundo lugar, las pymes tienen dificultades en la identificación del background IP no registrado, lo cual aumenta el riesgo de IP leakage, es decir, “regalar” a la otra parte la PI no registrada.

En tercer lugar, las pymes carecen normalmente de habilidades de negociación, lo cual sería especialmente problemático en contextos de innovación abierta con una gran corporación para desarrollar algo con un alto nivel de madurez tecnológica, es decir, muy próximo al mercado y con un alto riesgo comercial.

En cuarto lugar, las pymes pueden experimentar un choque cultural con las otras partes. Ejemplos:

  • si la otra parte es una universidad puede que insista en la publicación de los resultados, lo cual puede ser contraproducente para los intereses comerciales de la pyme.
  • cuando la otra parte es una gran empresa, normalmente espera que la pyme comparta toda su PI sin necesidad de compartir de manera recíproca con la pyme.
  • la otra parte insiste en emplear todo su aparato burocrático, incluyendo políticas organizativas y departamentos legales, pero la pyme necesita procesos más ágiles.

Un minuto para la publicidad

Aparte de estos retos, el estudio señala (p.47) que las pymes deben afrontar los retos que supone el sistema de patentes en términos de costes y tiempo. Aquí, sin venir mucho a cuento, se cuela la siguiente afirmación: “A unitary patent system in Europe would likely address some, if not many, of SMEs’ concerns”. ¡La patente unitaria es el bálsamo de Fierabrás de las pymes! Ponen el ejemplo de una pyme que lleva 6 años tramitando su patente europea. El caso es que, pese a toda la propaganda, con la patente unitaria el coste de obtención de la patente europea y su tiempo de tramitación será el mismo que el actual.

¡Amiga pyme! ¡Toma esta patente unitaria y tus problemas se esfumarán!

Recomendaciones

Para afrontar estos retos, el estudio formula tres recomendaciones.

  • Expertos.
  • Infraestructura digital.
  • Materiales.

Respecto a los expertos, la realidad es que no abundan estos IP strategists que pueden ofrecer asesoramiento independiente.

Desde el lado de la oferta, el estudio propone:

  • promover la figura del IP strategist mediante su formación certificada o convalidación de experiencia.
  • formar a los IP strategists a través de entidades como la EUIPO

Desde el lado de la demanda, se propone que:

  • las pymes demuestren que ya tienen una estrategia de PI como condición para ser financiadas por la Comisión (Horizonte, EIC y demás), expandiendo los requisitos actuales sobre PI centrados más bien en los resultados del proyecto.
  • las pymes se formen para que puedan entender la importancia que tiene la estrategia en materia de PI para la innovación abierta, en particular en la negociación del contrato y en fases previas mediante acuerdos de confidencialidad.

Como estos expertos no tienen la capilaridad suficiente, será necesario construir una infraestructura digital que permita el acceso a estos expertos a cualquier pyme con independencia de su localización geográfica. Además de ser un marketplace para la contratación de estos expertos, las pymes con experiencia podrían ser mentoras de las pymes novatas mediante un mentorado, facilitando así que unas pymes aprendan de otras. Las pymes experimentadas tendrían interés en ser mentoras por cuestiones reputacionales y/o si reciben alguna contraprestación económica.

Las plataformas de formación ofrecidas por la EUIPO, EPO o WIPO estarían muy lejos de lo que requiere esta infraestructura digital, ya que son fundamentalmente pasivas y no ofrecen contenidos específicos sobre innovación abierta.

La infraestructura digital contaría con unos materiales de apoyo que incluirían:

  • repositorios de materiales de formación.
  • repositorios de herramientas y documentos típicos de un proceso de innovación abierta, como por ejemplo acuerdos de confidencialidad con instrucciones para su cumplimentación.
  • herramientas para atar el manojo de activos de PI propiedad de la pyme, relevante para preparar las negociaciones en el proceso de innovación abierta (background), así como para monitorizar los activos de PI que se van generando durante el proceso (foreground). Idealmente, a partir de la tecnología/producto/servicio a desarrollar en el proceso de innovación abierta se definirían los elementos de PI (patentes, marcas, datos, know-how,..) involucrados, identificando a sus propietarios.

Comentario

Además de lo ya reseñado, el resto del estudio contiene la metodología seguida y un resumen de cada uno de los 40 casos de estudio.

Coincido con el estudio sobre la necesidad que tienen las pymes de pensar estratégicamente sobre la PI, más allá de si van a participar en un proceso de innovación abierta.

Me sorprende cómo margina a los IP specialists por estar demasiado centrados en si las patentes tal o las marcas cual. Por razones que se me escapan los considera practicamente irredimibles para ser reconvertidos en la nueva raza de IP strategists.

Está bien poner el acento en la PI no registrada por la importancia que tiene en este contexto, pero eso no justifica ignorar la PI registrada, en particular las patentes, sobre todo en el foreground.


La marca y el nombre comercial de Carolina Durante

22/11/2021

Introducción

Érase una vez un chico llamado Diego Ibáñez que coincidió en el instituto con una chica llamada Carolina Durante. Unos años después, Diego buscaba un nombre para su grupo musicovocálico y se le ocurrió el de Carolina Durante. Chico contacta por whatsapp con chica para pedirle permiso. A ella le pareció “un vacile”, pero le dijo que “vale, que hiciera lo que le diera la gana”.

Después, en 2018 el grupo Carolina Durante se hizo conocido y la chica empezó a ver su nombre en los carteles. Ese verano, el padre de Carolina, Carlos Durante, batería de grupos como Glutamato Yeye, solicitó a su nombre (100%) el nombre de su hija como nombre comercial en la clase 35 (PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA).

Unos meses después, cuando los cuatro componentes del grupo fueron a solicitar la marca se encontraron con el pastel. Diego se puso en contacto con Carolina para decirle “que de qué iba, que le parecía sucio”. En cualquier caso, solicitaron la marca mixta Carolina Durante (acompañada de un logo) para la clase 41 (GRUPO MUSICAL (ENTRETENIMIENTO)) .

Ambas solicitudes se concedieron aparentemente sin problemas.

Preguntas al aire

Lanzo a continuación algunas preguntas al aire y ofrezco una respuesta que no tiene por qué ser correcta. Por favor, si detectan algún error, sírvanse de los comentarios.

¿Qué finalidad tiene el registro del nombre comercial por el padre de Carolina?

Según Carolina, ella no quiere ser un estorbo para el grupo, pero su padre decidió registrar el nombre de Carolina por si en algún momento ella se «cansaba». Ella asegura que nunca les va a pedir dinero, sino que lo había hecho por su futuro. Ella es periodista, se dedica a la comunicación corporativa y habría registrado su nombre por si en algún momento quiere abrir su propio medio de comunicación.

¿Por qué eligió el padre de Carolina un nombre comercial en vez de una marca?

Quizás por la “recurrente confusión” de los solicitantes particulares y porque ciertamente “nombre comercial” suena mejor que “marca” cuando te planteas proteger el nombre de una persona. Sin embargo, la realidad es que el nombre comercial, costando lo mismo, ofrece una protección inferior a la de la marca: dificulta la internacionalización, no goza de continuidad registral y tiene menos potencia a la hora de oponerlo a una marca posterior.

¿Hubiera podido oponerse con éxito el grupo a la concesión del nombre comercial?

No. Por muy exitoso que fuera el grupo, solo te puedes oponer alegando tu nombre si eres una persona famosa que la generalidad del público identifica con el nombre que se quiere registrar. Ese fue el caso de Carles Puigdemont con la polémica marca Pigdemont.

Cambiando un poco de tema. El nombre “Carmen Mola” no está registrado actualmente como marca o nombre comercial. Dado que no hay ninguna persona famosa que se llame así, ¿alguien lo podría registrar?

En principio nadie podría oponerse, incluso aunque no se llamara Carmen Mola, porque la generalidad del público no identifica a “Carmen Mola” con una persona, sino con el seudónimo de un grupo de autores. En este sentido, si los solicitantes son estos autores no habría mayor problema, pero si el solicitante fuera otro es posible que la marca sea anulable por mala fe.

Volviendo a Carolina, ¿hubiera podido oponerse con éxito el padre a la concesión de la marca del grupo en base a su nombre comercial?

Yo diría que no. Para empezar en la tramitación de la marca del grupo (posterior) la OEPM no detectó anterioridades relevantes. Los signos y las clases podrían ser consideradas semejantes, aunque el riesgo de confusión es muy bajo: el público cuando percibe el logo de “Carolina Durante” piensa, si acaso, en el grupo, pero no en la hija de Carlos Durante.

Además, si el grupo hubiera solicitado una marca de la UE (en vez de una marca española), el nombre comercial español solo hubiera sido oponible contra la solicitud de marca de la UE si Carlos Durante hubiera probado el uso de su nombre comercial.

¿Caducará el nombre comercial por falta de uso?

Enlazando con lo anterior, la falta de uso de una marca o nombre comercial durante más de 5 años supone la pérdida de potencia del título y es una causa de caducidad. Esto ocurrirá si Carlos Durante (o alguien con su consentimiento) no usa el nombre comercial para identificar una empresa antes de 2024.

¿Está registrada la marca Cayetano?

Sí, para prendas de vestir y tiendas de ropa, por dos particulares de Málaga (M4102178)


El listón de la actividad inventiva en patentes y modelos

15/11/2021

Introducción

En esta entrada exploro en primer lugar la analogía entre la valoración de la actividad inventiva y una competición de salto de altura (inventiva) entre el inventor y el experto en la materia.

Después, me centro en la diferencia entre la altura del listón para patentes y para modelos de utilidad. Por último, hago constar las nulas consecuencias que la menor altura inventiva exigida para los modelos tiene respecto a la protección que otorga.

El salto de altura inventiva

En la fecha de presentación de la solicitud, el inventor con su ingenio dejó el listón en una altura concreta: la correspondiente a la invención representada por las reivindicaciones (I). Ahora es el turno del experto en la materia, que intentará saltar por encima del listón sin usar el ingenio, pero ayudado del estado de la técnica existente antes de la fecha de presentación (E).

Ambos cuentan con dones y limitaciones diversos para saltar. Por una parte, para evitar que el experto en la materia utilice capacidad inventiva deberá saltar con un lastre en sus zapatillas, por lo que no podrá alcanzar más allá de lo evidente en patentes (o de lo muy evidente en modelos de utilidad).

Por otra parte, el inventor conoce solo una parte del estado de la técnica, mientras que el experto en la materia lo conoce todo. Esto permite al experto en la materia elegir el lugar más apropiado desde el que saltar: el estado de la técnica más cercano a la invención. Además, al experto en la materia se le permite apoyarse en su vuelo en algún elemento del estado de la técnica.

Por último, del salto del inventor no sabemos mucho. De hecho, solo sabemos con certeza la altura que ha saltado y la fecha en la que saltó, pero no sabemos el razonamiento que siguió para llegar a su invención (de hecho, es posible que ni él mismo lo sepa). Quizás saltó desde el mismo sitio que el experto en la materia, quizás se apoyó en algún elemento del estado de la técnica, o quizás no, pero todo eso es más bien irrelevante a los efectos de valorar su actividad inventiva. Por contra, el salto del experto en la materia está grabado en alta definición y podemos ver perfectamente desde qué elemento del estado de la técnica salta y en qué elementos del estado de la técnica se apoya en su vuelo.

Quiero recalcar que los saltos se producen en momentos distintos: primero, el inventor en la fecha de presentación y, después, el experto en la materia en la fecha de valoración de la actividad inventiva. Sin embargo, el experto en la materia no puede usar información divulgada entre ambas fechas. Por seguir con la analogía, si la técnica Fosbury se hubiera divulgado después de la fecha de presentación, el experto no podría usarla para saltar.

Si el inventor saltó más (I>E), la invención no es obvia y se concede la solicitud; si gana el experto en la materia (I≤E), la invención es obvia y se deniega.

Si la invención no es nueva (I=0), no puede tener actividad inventiva, y la solicitud se denegará sin necesidad de que salte el experto en la materia.

La determinación de si I>E, es decir, de si se concede o no la patente, es tarea de los examinadores de patentes que, aplicando el método problema-solución, se ponen en el pellejo del experto en la materia todos los días:

El salto de altura inventiva en patentes y en modelos

Como ya se ha comentado, el experto en la materia compite con un lastre en sus zapatillas. Ese lastre pesa más en modelos que en patentes, de manera que el experto en la materia de patentes volará más alto que el experto en la materia de modelos, ya que el primero puede alcanzar lo evidente, mientras que el segundo se queda en lo muy evidente (ver art.140 LP). Por tanto, Ep>Em.

Apartándose en mi opinión de la Ley de Patentes, las Directrices de Examen de Modelos de Utilidad de la OEPM (p.171 y ss.) prefieren dejar el mismo lastre en las zapatillas, pero sustituir al experto en la materia (“generalmente un ingeniero, científico o investigador que tiene una elevada cualificación técnica”) por la “figura rebajada” de un “usuario normal razonablemente informado” o la de “un trabajador u obrero cualificado o a lo sumo un técnico”. Además, a diferencia del experto de las patentes este trabajador o usuario de los modelos no se podría apoyar en cualquier elemento del estado de la técnica, sino que solo podría apoyarse en “lo que está a su alcance por el comercio, publicidad, manuales corrientes de un campo de la técnica determinado”, es decir, en el subconjunto del estado de la técnica que en el argot se denomina conocimiento general común.

Dando un salto ahora en el vacío, las Directrices afirman que “lo que resulta evidente para el trabajador cualificado de ese campo técnico (o usuario informado en su caso) resultaría muy evidente para un experto en la materia. Igualmente si no resulta evidente para el trabajador cualificado difícilmente puede considerarse muy evidente para el experto en la materia.”

Insisto en que todo esto se aparta de la Ley de Patentes porque de hecho el art. 139 menciona expresamente que el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la actividad inventiva de los modelos será el mismo que el establecido para las patentes. Por otra parte, la Ley de Patentes en su art.140 que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. Nada dice de un usuario o trabajador cualificado, por mucho que los modelos de utilidad se refieran a invenciones que “consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.

¡Dale a tu objeto ventaja, Macarena!

En cualquier caso, lo que es muy evidente es que Ep>Em, por lo que habrá invenciones que no merecen patente (I<Ep), pero sí modelo de utilidad (I>Em)

¿Diferente salto inventivo, pero misma protección?

Según se ha visto, el listón de la altura inventiva exigible para los modelos es inferior que para las patentes (Em<Ep).

De manera sorprendente, la protección que proporcionan los modelos durante su vigencia es la misma que las patentes (art. 148 LP). En mi opinión, la menor altura inventiva debería reflejarse en un menor alcance de la protección. En concreto, el art. 68.3, relevante en tribunales para decidir si hay infracción, debería quedar vedado o, al menos, matizado para los modelos. Así, como en las patentes el alcance de la protección llega a lo equivalente para un experto en la materia, para los modelos de utilidad se debería quedar en lo muy equivalente para un experto en la materia (o en lo que es equivalente para un usuario o trabajador)

Soy bastante equivalente


Presentar PCTs en inglés ante la OEPM

08/11/2021

Introducción

En mi anterior entrada sobre el anteproyecto comentaba, un poco de pasada, que en la MAIN (p.57) se reflejaba que alguien había formulado una observación en el trámite de consulta pública previa pidiendo que se eliminara la obligación de presentar la solicitud internacional de patente ante la OEPM en castellano. Esta observación fue despachada argumentando que supondría la vulneración del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cosa que yo no acababa de entender.

Poco después se publicó un artículo en el blog de la OEPM relacionado con este tema y firmado por Carlos García-Negrete, Jefe de Servicio de Patente Europa y PCT, que arroja algo de luz sobre el tema.

El artículo 163 de la Ley de Patentes

Según el artículo 163 de la Ley de Patentes (LP), la OEPM actúa como Oficina Receptora para las solicitudes internacionales de los españoles y de los residentes en España. Además, aunque no lo pone la LP, los españoles también pueden presentar sus PCT en la EPO y en la Oficina Internacional de OMPI.

En cualquier caso, las PCTs sin prioridad cuyo objeto sean invenciones realizadas en España (en adelante, PCTINSPIRE), se deberán presentar obligatoriamente ante la OEPM. Se presume que una invención ha sido realizada en España si el solicitante reside en España. Una PCTINSPIRE que incumpla esta obligación no producirá efectos en España.

Por último, el art. 163 indica que las solicitudes PCT para las que la OEPM sea Oficina Receptora deberán ser redactadas en español.

Algo similar se regula para patente europea en el art.152, con la diferencia crucial de que para la solicitud europea se puede presentar en idioma distinto del español, bastando entonces con aportar una traducción al español del título y del resumen.

El artículo 11 y la regla 12 del PCT

Según el art. 11 del PCT, uno de los requisitos para que la OEPM otorgue fecha de presentación internacional es que la PCT esté redactada en el “idioma prescrito”. Como se ha visto, la LP prescribe que las solicitudes internacionales para las que la OEPM actúe como Oficina Receptora deben redactarse en español. Por tanto, si pese a ello aceptara, por ejemplo, el inglés, se estaría vulnerando la LP, pero no el PCT.

En este sentido, todo apunta a que el “idioma prescrito” es cosa de la OEPM (o del Reino de España). Así, según la Regla 12.1 del PCT, la solicitud internacional deberá presentarse “en cualquier idioma que la Oficina receptora acepte”. Así que el PCT no parece obligar a que las solicitudes internacionales que reciba la OEPM estén redactadas necesariamente en español y, en consecuencia, sigo sin ver cómo podría vulnerarse el PCT si se eliminara en la LP la obligación actual de presentar en español.

La búsqueda y el examen es harina de otro costal

Además, resulta llamativo que la OEPM no acepte recibir solicitudes internacionales en otro idioma que el español, cuando desde 2018 la OEPM acepta el inglés a los efectos de la búsqueda y examen internacional, según el acuerdo que suscribió con la OMPI.

Por cierto, ignoro cuántas PCT en inglés ha buscado la OEPM en estos casi 4 años. Si algún amable lector sabe la respuesta, por favor, indíquelo en los comentarios.

La gatera de la Regla 19.4 del PCT

Carlos García-Negrete es una de las personas que mejor domina la regulación del PCT en España. En su artículo cómo la vía de la Regla 19.4 permite cumplir con la obligación de presentar ante la OEPM las PCTINSPIRE de manera satisfactoria para el solicitante. Así, cuando el solicitante desea acogerse a esta Regla 19.4, la OEPM no actúa en realidad como Oficina Receptora, sino que, una vez superado el trámite del interés para la defensa nacional, transmite la PCTINSPIRE a la OMPI, que será la que ejerza como Oficina Receptora, aunque la fecha de presentación internacional será la de entrada en la OEPM.

En general, la Regla 19.4. puede activarse en dos casos:

  • El primer caso es cuando el solicitante (o, entiendo, todos los solicitantes si son varios) ni son españoles, ni residen en España, pero quieran presentar una PCTINSPIRE. Este puede ser el caso de una multinacional con sede en el extranjero, pero con empleados en España que han realizado la invención en España. Por ejemplo, esta PCTINSPIRE de Hewlett-Packard podría haberse presentado ante la OEPM aunque el solicitante sea de los USA (spoiler: se presentó en los USA).

La Regla 19

Conclusión

Aparentemente, nada hay en el PCT que impida realmente a la OEPM actuar como Oficina Receptora para solicitudes internacionales redactadas en un idioma distinto del español, como por ejemplo el inglés. Otra cosa es que la OEPM no tenga la voluntad de modificar la LP en este punto para permitirlo. Evidentemente, puedo estar equivocado. Mis conocimientos sobre el PCT son someros, por lo que quizás haya alguna cosa que he pasado por alto. Por favor, sírvanse de los comentarios en ese caso.


Lo del anteproyecto

02/11/2021

Introducción

La OEPM está sometiendo al trámite de audiencia el anteproyecto de modificación de las leyes de patentes, marcas y diseños, acompañado por la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo (MAIN).

A continuación analizaré las modificaciones que propone la OEPM en patentes, marcas, modelos de utilidad y nombres comerciales, poniéndolas en relación con las que yo propuse en su momento en el trámite de consulta pública:

Ley de Marcas

Me alegro de ver que la OEPM propone la eliminación del domicilio del solicitante del conjunto de datos que se publican en relación con una solicitud de marca o nombre comercial. ¿Por qué no hacer extensivo esto al resto de modalidades?

Los nombres comerciales no se tocan, sino que, al contrario, se aproximan más todavía a las marcas. Esto perpetúa la “recurrente confusión” (OEPM dixit) y perjudica así a aquellos solicitantes que, por desconocimiento, prefieren nombre comercial frente a marca, lo cual dificulta o impide la internacionalización de su signo y les priva de la ventaja de la continuidad registral.

Ley de Patentes

A) Patentabilidad

Respecto a las “patentes del tomate”, se aclara que los animales y plantas obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos están excluidos de la patentabilidad.

Se elimina la exclusión de la patentabilidad de “una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna” (artículo 5, apartado 6), por entenderlo redundante frente a la exclusión de la patentabilidad de la secuencia total o parcial de un gen humano que no indique su aplicación industrial (artículo 5, apartado 5).

Mis conocimientos de biología son escasos, pero ¿esto supondrá que SÍ se pueda patentar ADN no humano (p.ej., animal, vegetal, sintético o alienígena) aunque no se indique su aplicación industrial o función biológica?

En una época en la que los nanosegundos cuentan, llama la atención que la fecha de presentación deje de contener información sobre el momento preciso en que se presentó la solicitud y pase únicamente a reflejar la fecha. Si de lo que se trata es de clarificar que los documentos divulgados el día de la fecha de presentación no forman parte del estado de la técnica, esto se podría haber hecho en la definición de estado de la técnica. La pregunta que me surge es: si dos solicitantes presentan lo mismo el mismo día, ¿para quién es la patente?

B) Inventores e invenciones laborales

Respecto a la naturaleza del inventor, la OEPM nada dice sobre la posibilidad de incluir o excluir explícitamente a los roboces como DABUS en esta categoría. Se recibió alguna observación al respecto en el trámite de consulta previa, pero fue desechada por no haber un consenso internacional.

Por otra parte, en materia de invenciones laborales, se intenta mejorar la terminología pero se sigue manteniendo un molesto “autor” que no me acaba de encajar. ¿Por qué no desterrar “autor” y poner “inventor”, que es lo propio?

C) Solicitudes provisionales

Se introduce esta figura con el objetivo de permitir la obtención de una fecha de presentación para proyectos inmaduros sin necesidad de cumplir todas las formalidades actuales. El solicitante podrá utilizar la solicitud provisional como prioridad en el extranjero o ante la propia OEPM. Teniendo en cuenta que en España está en vigor el PLT desde 2013 y que en la actual Ley de Patentes se permite la prioridad interna, ¿qué aporta realmente la solicitud provisional? Por otra parte, ¿por qué se privilegia a las universidades y organismos de investigación públicos como los únicos solicitantes con derecho a pedir una solicitud provisional?

Para las solicitudes provisionales, al igual que para otras cuestiones, su entrada en vigor no se producirá hasta que no entre en vigor el reglamento de desarrollo.

D) Invenciones de interés para la defensa nacional

Como siempre, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones llama la atención. Por ejemplo, se propone rebajar el nivel de protección para estas invenciones, pasando de “secreto” a “confidencial” (antes de que el Ministerio de Defensa decida) o a “clasificado” (una vez el Ministerio de Defensa decide que no hay que publicar la solicitud). Por otra parte, resulta curioso leer en la MAIN que al parecer en agosto en el Ministerio de Defensa no dejan a nadie de guardia para decidir si una invención es de interés para la defensa nacional:

(..) en el pasado mes de agosto de 2020, el Ministerio de Defensa se vio envuelto en la situación de tener que informar sobre una solicitud de modelo de utilidad presentada en mayo de 2020. El plazo de 4 meses llegaba a su fin y en el Ministerio de Defensa no contaban con la certeza sobre si debían declarar o no secreta la solicitud.

Otra cuestión interesante es que para estas patentes la OEPM “no sabría ni a quién notificar”. Entiendo que no saben si deben notificar al Ministerio de Defensa, al agente, al solicitante o al gobierno aliado que ha depositado la solicitud declarada secreta en la OEPM. Así que no se notifica a nadie y en paz.

Además, el anteproyecto propone eliminar la paradoja que se producía actualmente al obligar a la OEPM a mantener el secreto de patentes OTAN con independencia de que la oficina de patentes del país aliado de origen hubiera publicado a los cuatro vientos la invención.

Todo lo anterior, siendo llamativo, es menos importante que la clarificación de la obligación de presentar primero ante la OEPM determinadas solicitudes (o pedir permiso para presentarla fuera). Así, con la redacción propuesta, queda claro que si realizas una invención en España y presentas la solicitud directamente en Corea del Norte, luego no podrás venir a España reivindicando la prioridad norcoreana. No obstante, seguimos con:

  • la indefinición de qué se considera una “invención realizada en España”
  • la negativa de la OEPM a controlar en frontera el cumplimiento de estas obligaciones mirando la prioridad de las solicitudes nacionales, europeas o PCT.

E) ¿No querías modelos? Pues toma dos tazas

La MAIN menciona que, en relación con la consulta previa, algunas observaciones propusieron modificaciones radikales de los modelos de utilidad (p.ej., su abolición), pero eso iría más allá de la «mera revisión, algo que no está en absoluto justificado”, ya que la modificación legal que aquí nos ocupa, al parecer, no puede ir más allá de “revisar aspectos o hacer mejoras”. Pese a ello, la exposición de motivos habla de “reforma” de la Ley 24/2015.

Aunque según la MAIN las modificaciones de la Ley 24/2015 no pueden ir más allá de un “mera revisión”, en la exposición de motivos del anteproyecto se habla de “reforma” de la Ley 24/2015 y de la introducción de “varias modificaciones importantes” en relación con los modelos de utilidad.

En primer lugar, una modificación importante es permitir la protección por modelo de utilidad de sustancias y composiciones farmacéuticas por no estar justificada la exclusión actual y constituir las sustancias y composiciones farmacéuticas un concepto “indefinido jurídicamente”. Al parecer, ni la Agencia Española del Medicamento lo tiene claro en la práctica. Más allá de que la justificación me parece insuficiente y de que el cambio va más allá de una “mera revisión”, creo que es problemático este cambio en un momento en el que todavía tenemos una pandemia declarada y autoridades como la FDA en los EEUU piden a la USPTO más tiempo para que sus examinadores puedan denegar patentes de fármacos.

Recordemos que, durante su vigencia, los modelos de utilidad confieren la misma protección que las patentes, pero no son objeto ni de búsqueda ni de examen. Por tanto, además de la rueda, ahora también el ácido acetilsalicílico podrá concederse como modelo de utilidad. Luego vas y lo anulas.

Eso sí, se mantiene la prohibición de proteger por modelo de utilidad la materia biológica, aunque matizando que solo estarían excluidas las invenciones que consistan en materia biológica. Por tanto, un yogur quizás sí se podrá proteger en el futuro como modelo de utilidad porque no consiste en materia biológica (tiene otras cosas aparte de bichitos).

En segundo lugar, como modificación importante se introduce la figura de la solicitud del modelo de utilidad “derivado” con el objetivo de “mejorar de forma notable la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones, sin tener que esperar a la conclusión de largos procedimientos de tramitación de una patente”. Así, el solicitante de una patente nacional, PCT o europea podrá pedir una solicitud de modelo de utilidad derivado “para esencialmente la misma invención” en cualquier momento de la tramitación de aquella, conservando la fecha de presentación. Con esto puedes obtener rápidamente un modelo de utilidad a partir de una solicitud de patente, pero para adoptar medidas judiciales frente a infracciones tendrás que seguir pidiendo el IET para modelos.

Que a la deriva me lleva

Hablando del IET para modelos, la MAIN parece vivir en una realidad paralela cuando afirma que con el anteproyecto el IET para modelos queda “en cierto modo inserto en el propio procedimiento de concesión del título”.

Respecto al IET para modelos, por razones que desconozco, a diferencia de patentes el IET no se publica, ya no como folleto independiente (los R1 en patente nacional o los A3 en patente europea o PCT), es que ¡ni siquiera se publica la mención en el BOPI! Publicando el IET para modelos como folleto o, al menos, la mención en el BOPI de que se ha emitido un IET se mejoraría la información a terceros y la seguridad jurídica.

El anteproyecto justifica las modificaciones anteriores (fármacos y derivadas) porque así se hace en Alemania. Sin embargo, no se copia a los alemanes en cuanto a la posibilidad de anular en sede administrativa (en la DPMA) un modelo de utilidad. Obviar esto no casa bien con la MAIN cuando afirma que con las modificaciones “la competencia también se verá beneficiada, dado que la implantación de procedimientos administrativos de nulidad y caducidad permitirá en un tiempo y a un coste razonable la eliminación de monopolios injustificados.”. Ya.

Por último, por razones que nunca he entendido, el trámite de oposiciones en modelos de utilidad es previo a su concesión. Si lo que se quiere es que los modelos de utilidad se concedan rápido, las oposiciones deberían ser post-concesión, como para las patentes. Sorprendentemente, la MAIN afirma que las oposiciones son pre-concesión para que los modelos de utilidad concedidos sean más fuertes. Si quieres que sean fuertes ponles búsqueda y examen, pero así lo único que consigues es demorar su concesión.

F) Tasas

Se hace extensiva a los organismos públicos de investigación la bonificación (50%) de las tasas de la que ahora solo se beneficiaban las universidades públicas. La bonificación podrá seguir llegando al 100%, cuando se demuestre una explotación económica real y efectiva.

Creo que habría que ser más exigente, ya que para acreditar esta explotación basta con una licencia a una empresa, que puede ser una spin-off de la propia universidad, con independencia del importe de la regalía (p.ej., 1€) y del uso que está haciendo realmente la empresa de la invención (p.ej., ninguno, más allá de figurar como licenciante). Por contra, los solicitantes personas físicas que no sean autónomos seguirán pagando el 100%.

Se introduce una tasa para las solicitudes provisionales (43,90€, menos de la mitad que una solicitud “normal”) y otra en relación con la autorización de la OEPM de presentación en el extranjero (45€).

Se mantiene una estructura de tasas disuasoria para las patentes al tener que pagar la mayor de las tasas (el IET) al principio. En mi opinión, la rebaja significativa de esta tasa a un nivel similar a la tasa de examen (400€) aumentaría claramente el número de solicitudes de patentes nacionales. También creo que se debería reembolsar (en todo o en parte) la tasa de examen de aquellas solicitudes cuya búsqueda no encontró documentos relevantes (X o Y).

G) Recursos

En mi opinión, la Ley 24/2015 dotó de un mayor poder a los examinadores de patentes, ya que antes la patente se concedía con independencia de lo que el examinador opinara. Este mayor poder debería haber sido balanceado con unos recursos administrativos que revisen de manera independiente las decisiones del Departamento de Patentes.

Actualmente, esta independencia se ve comprometida por el hecho de que los informes técnicos en relación con un recurso administrativo se realizan por el propio Departamento de Patentes.

En este sentido, se formuló una interesante observación sobre la posibilidad de que algunos examinadores se dediquen en exclusiva a la resolución de recursos administrativos. Esto contribuiría a una mayor independencia de la unidad de recursos a la hora de revisar la concesión o denegación y también daría una cierta carrera profesional a los examinadores. Sin embargo, no fue aceptada por no ser económicamente aceptable, ya que no tendrían casi trabajo. En mi opinión, estos examinadores “senior” podrían dedicarse a los pocos o muchos recursos que se presenten, y el resto del tiempo a tareas horizontales dentro de la OEPM (p.ej., formación a examinadores “junior”).

También se pide que en los recursos administrativos haya vistas orales, al estilo EPO, cuando lo pida alguna de las partes. Esto no se acepta por razones económicas comparadas: la tasa de recurso es solo de 75€, mientras que en la EPO la correspondiente tasa (appeal fee) es cercana o superior a 2000€. Por cierto, la tasa de recurso en la OEPM es 75€ para todas las modalidades, lo cual quizás no sea lo más apropiado (intuitivamente, el coste que supone a la OEPM revisar una decisión sobre patentes es significativamente mayor que si la decisión se refiere a marcas o diseños).

H) Retales

Me ha llamado la atención el inicio de la exposición de motivos, con una abundancia de declaraciones laudatorias hacia los derechos de propiedad industrial:

Se trata de derechos que retribuyen las más hondas aspiraciones de los seres humanos como seres creativos, innovadores y emprendedores, que buscan sin cesar una mejora continua del entorno que les rodea. Son estas aspiraciones de búsqueda de conocimiento y de mejora del entorno las que conducen el progreso de la humanidad hacia un mañana mejor

Por otra parte, se califica a los derechos de propiedad industrial como “monopolios temporales”, lo cual me parece erróneo, al menos para las patentes y modelos de utilidad (son derechos de exclusión, no de exclusiva).

Respecto a las PCT, no se aprovecha para relajar los requisitos en cuanto a la presentación en español, de manera similar a lo que se hizo para las patentes europeas. Alguna observación fue presentada al respecto y fue desechada por entender que vulneraría el PCT (?).

Alguno pidió el periodo de gracia para autodivulgaciones, pero fue desechado por no haber un consenso internacional al respecto.

Conclusión

Me parece acertada la estrategia de hacer una única ley que modifique todas las leyes de las modalidades más importantes de propiedad industrial (¿las topografías existen?) antes de que termine esta legislatura.

En sede parlamentaria, la propiedad industrial no es asunto especialmente espinoso, por lo que todo dependerá de la agilidad de la maquinaria de la AGE. Por cierto, la CNMC viene opinando en sus informes que el Ministerio de Industria debería evaluar los modelos de utilidad y abolirlos, en caso de que no supere la evaluación. A ver qué opina esta vez…


Cuatro teorías de la conspiración sobre el COVID y las patentes

11/07/2021

Introducción

En lo que va de pandemia he detectado 4 teorías de la conspiración relacionadas con las patentes. Dejo la lista, enlazando la fuente original.

Un Rothschild patentó un test COVID en 2015

Las personas vacunadas están siendo patentadas

Las personas vacunadas están siendo grafenadas

La técnica PCR no vale para detectar virus

Un Rothschild patentó un test COVID en 2015

Aun aceptando que el inventor sea un Rothschild patanegra de toda la vida, la realidad es que la solicitud de patente en cuestión fue presentada el 17 de mayo de 2020, reivindicando la prioridad de varias solicitudes anteriores que, obviamente, no mencionaban el COVID.

Las personas vacunadas están patentadas

Aun aceptando que las vacunas modifiquen tu ADN, la realidad es que los seres humanos no pueden patentarse. A eso, los proponentes de esta teoría responden que, precisamente como consecuencia de la modificación de tu ADN, dejas de ser humano, pierdes los derechos humanos, pasando a ser transhumano, propiedad del titular de “la patente de la vacuna”.

Aunque es cierto que las secuencias de ADN humano pueden patentarse, la realidad es “Patents for human genes do not confer any rights to the human body”.

Claro, me dirán, pero eso no quita para que los genes transhumanos confieran derechos sobre los cuerpos transhumanos. En este sentido, los animales transgénicos pueden patentarse (acuerdense del pequeño oncoratón), pero eso no implica que los humanos transgénicos puedan ser patentados. De hecho, los procedimientos de alteración de la identidad germinal de los seres humanos están excluidos de la patentabilidad.

Las personas vacunadas están grafenadas

Si bien es cierto que hay una patente china sobre una vacuna contra el coronavirus que contiene óxido de grafeno, eso no implica que las vacunas aprobadas en la UE tengan óxido de grafeno. El óxido de grafeno, a su vez, explicaría el supuesto magnetismo de las vacunas que hace que se te queden pegadas las cucharas al hombro.

La técnica PCR no vale para detectar virus

Aquí la relación con las patentes viene dada por unas supuestas declaraciones de Kary Mullis, inventor de la PCR, fallecido antes de la pandemia, en relación con su incapacidad para detectar virus, ya que lo que detecta son trozos de virus.

El caso es que la patente de la PCR, en la que Mullis aparece como primer invento, sí parece recoger en su título la detección de secuencias de nucleótidos.


¡Gol en Karlsruhe!

09/07/2021

Introducción

En relación con los recursos de inconstitucionalidad presentados en Alemania contra la nueva versión de ley alemana que implementa la patente unitaria, el Tribunal Constitucional alemán ha decidido hoy no admitir las solicitudes de medidas cautelares que impedían que el gobierno alemán ratificara el Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes (UPCA).

Así que toca una nueva jornada del…..¡Carrusel Unitario!

El de las patentes, el de la cooperación reforzada, el de las ratificaciones, el del Brexit, el de los recursos, el de las sentencias, el clásico, el unificado, el veterano, el del sonido inconfundible. El de la Cadenaaaa EPO.

Cuando ruge Karlsruhe

El derecho constitucional alemán no es precisamente mi fuerte, así que no me molesto en intentar comprender las razones de la decisión.

Las consecuencias de la decisión del todopoderoso Tribunal Constitucional alemán son, a corto plazo, permitir que Alemania ratifique el UPCA, lo que abriría el tercer sello invocando la entrada en vigor de la era unitaria. Hasta donde llego, la decisión se refiere a las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes. La existencia de estas solicitudes de medidas cautelares impedían que el gobierno alemán ratificara el UPCA. No obstante, el BVerfG no ha decidido todavía sobre el fondo de los recursos de inconstitucionalidad, dejando ese tema para luego, aunque todo apunta a que no los admitirá.

El momento en el que se ha publicado la decisión me parece muy interesante. Por una parte, algunos consideran que el BVerfG está enviando un recado al TJUE en la lucha jurídica a muerte por la primacía en la que se han embarcado estos tribunales. Por otra parte, en principio solo falta la firma de Herr Steinmeier, el Presidente federal, pero en septiembre hay elecciones federales e ignoro si eso obligaría a volver a la ley a la casilla de salida si se disuelve del Bundestag antes de la ratificación. Vamos que en derecho legislativo y electoral alemán también estoy pez.

Otra cosa que también ignoro es si las instituciones alemanas pueden (y quieren) «arrastrar los pies» para no ratificar antes de que se clarifiquen, no ya estos recursos de inconstitucionalidad, sino todos los que pesan sobre la inconstitucionalidad de ciertos aspectos del régimen de las Cámaras de Recursos de la EPO, algunos cosecha de 2010…

Las amables personas lectoras que quieran sacarme de la ignorancia tienen a su disposición los comentarios.

¿Hemos llegado ya?

No se fíen de los titulares que dicen que ya hemos llegado a Ítaca. La Odisea de la patente unitaria dura ya más que la original y también ha estado plagada de múltiples peligros y sorpresas.

Pero quién sabe, quizás a la enésima vaya la vencida.


Lo de la suspensión

10/05/2021

Introducción

En esta entrada analizo la propuesta de Sudáfrica y la India para eximir temporalmente a los 164 Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de ciertas obligaciones sobre la protección de la propiedad industrial e intelectual (PI) relacionada con la prevención, tratamiento o contención de la COVID-19.

Estas obligaciones son las recogidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS en pitinglis).

El primer punto de la propuesta eximiría a los Estados miembros de ejecutar o aplicar las disposiciones del ADPIC relacionadas con las patentes, derechos de autor, secretos o diseños en relación con la prevención, contención o tratamiento de la COVID-19:

Sin esa exención, un país que fabrique, exporte o importe vacunas sin tener en cuenta la existencia y protección de la PI podría ser objeto de sanciones comerciales por incumplimiento del ADPIC.

Historia de una propuesta

La propuesta, presentada a primeros de octubre de 2020, fue recibida favorablemente por los países menos desarrollados y con escepticismo por los países desarrollados, donde casualmente residen los titulares de los derechos que se dejarían de proteger.

La situación cambió radicalmente cuando, a primeros de mayo de 2021, EEUU abrió la puerta a negociar la suspensión de la protección de las vacunas. Hay que resaltar que la oferta de negociación EEUU está restringida exclusivamente a las vacunas y, por tanto, dejaría fuera, por ejemplo, fármacos que curen la COVID-19, mascarillas, respiradores o test de diagnóstico.

El cambio de postura de EEUU, aunque ya vislumbrado a mediados de abril, parece haber cogido a la Unión Europea a contrapié. Si bien algunos países de la UE, como España, se mostraron favorables en un primer momento a subirse al carro yankee, la postura de Alemania, adoptada actualmente por el Consejo de la UE, es escéptica respecto a la eficacia a corto plazo de la suspensión, señalando la necesidad de concentrar primero los esfuerzos en los obstáculos a la exportación. Esta postura no sé si encaja bien con lo de convertir a las vacunas en un “bien común global” y con las restricciones a la exportación introducidas por la propia UE.

El minuto y resultado actual es que 60 países han expresado formalmente su apoyo a la propuesta en su presente redacción. El principio general es que las decisiones en la OMC se aprueban por consenso (nadie se manifiesta en contra) aunque llegado el caso se vota, siendo en principio necesario que tres cuartas partes de los Estados miembros estén a favor (123), según el artículo IX del Acuerdo OMC al que alude la propuesta. Sudáfrica y la India se han comprometido a revisar la propuesta para aumentar los apoyos potenciales y presentarla durante la segunda quincena de mayo, con vistas a su aprobación en el Consejo de los ADPIC que se celebrará en junio.

Las patentes de las vacunas

Muchos medios de información simplifican demasiado hablando de “la suspensión de la patente de la vacuna”, como si solo hubiera una vacuna protegida únicamente por una patente.

En realidad, cada vacuna autorizada está protegida por varias patentes que, en general, no son propiedad de la empresa titular de la autorización. Además, conforme pase el tiempo aumentará el número de patentes que protegen la vacuna. Por ejemplo, en marzo de 2021 el gobierno de los EEUU recibió una patente solicitada en 2017 que cubre una tecnología relacionada con los “pinchos” de los coronavirus, necesaria para fabricar las vacunas de ARN mensajero de Moderna y Pfizer-BioNTech.

La propuesta de Sudáfrica y la India realmente no identifica las patentes que los Estados miembros podrían suspender, pero en caso de prosperar, el titular de una patente (p.ej., el gobierno de los EEUU) no podría demandar a quien fabrique, exporte, importe o comercialice una vacuna (p.ej., Moderna) por infringir con ello su patente.

Por otra parte, la propuesta de Sudáfrica y la India no parece contemplar una indemnización a los titulares de las patentes afectadas.

En mi opinión, en el ámbito de la PI, las patentes son un obstáculo para vacunar a la humanidad en el corto plazo, pero el principal problema son los secretos empresariales. A diferencia de los secretos, las patentes son papelitos concedidos por los Estados y, llegado el caso, cualquier Estado puede laminarlas mediante una licencia obligatoria, instrumento perfectamente legal en el contexto OMC aunque no precisamente ágil. Por cierto, si la UE quiere que los marvados anglosajones exporten vacunas a la UE quizás sería coherente eliminar la limitación autoimpuesta de no conceder nunca (incluso en caso de emergencia nacional) licencias obligatorias para la importación de vacunas en la UE.

Los secretos de las vacunas

Si hoy dejarán de tener efectos todas las patentes del mundo, la fabricación de más dosis de vacunas no sería algo ni mucho menos trivial. Más allá de las fábricas y las materias primas, el reactivo limitante sería el conocimiento sobre el proceso de fabricación, imprescindible para fabricar una vacuna con el mismo nivel de seguridad y eficacia que la vacuna autorizada. La importancia de los secretos es mayor con las novedosas vacunas de ARN mensajero transportado en nanopartículas lipídicas (Moderna, Pfizer/BioNTech) que con las más conocidas vacunas de ADN transportado en adenovirus (Oxford/Astrazeneca, Janssen).

A diferencia de las patentes, los secretos no pueden licenciarse obligatoriamente: un gobierno no puede obligar a una empresa a revelar sus secretos. Tampoco puede (legalmente) acceder a esa información.

Con la propuesta de Sudáfrica y la India, los estados miembros de la OMC no estarían obligados a proteger esta información, de manera que ya no sería ilícita su obtención, utilización o revelación sin permiso del titular del secreto.

Esto afectaría, en particular, a la información de la que disponen los gobiernos como consecuencia de los acuerdos de comercialización de las vacunas, de los procesos de autorización de las vacunas ante sus agencias sanitarias o del espionaje.

Pros y contras

Dado el momento en el que se plantea, y el tiempo necesario para llegar a un acuerdo en la OMC, la discusión sobre la suspensión de las patentes y los secretos para esta pandemia no creo que vaya a servir de mucho, más allá de incentivar a las empresas autorizadas a concluir licencias voluntarias para disminuir la presión.

Ahora bien, creo que los gobiernos deberían escarmentar de la experiencia y aprovechar la ocasión para modificar el ADPIC de la OMC de manera que, cuando la OMS declare una pandemia, se rebaje automáticamente la protección por PI sobre los medios de lucha contra esa pandemia.

También en caso de declaración de otra pandemia, los gobiernos deberían considerar la introducción de condiciones relacionadas con la PI en las subvenciones a las empresas para desarrollar vacunas, en los contratos de adquisición de vacunas por adelantado o en las autorizaciones sanitarias de vacunas. Esas condiciones, como comentaba Iñigo Irizar, podrían incluir un compromiso de licenciar la PI que protege la vacuna en ese Estado (patentes+know-how) en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND en anglosajón), al igual que sucede con las patentes esenciales en el ámbito de los estándares de telecomunicaciones.

En contra de la rebaja de la cilindrada de la PI, un argumento sería que también reduciría los incentivos de las empresas para desarrollar fármacos, mientras que con el actual sistema hemos conseguido tener varias vacunas autorizadas en menos de 1 año desde la declaración de pandemia.

En mi opinión, al igual que las patentes no son el principal obstáculo, tampoco son el principal incentivo de las empresas para desarrollar vacunas. En este sentido, el principal incentivo sería el dinero, y la motivación de las empresas dependerá de la compensación económica que reciban las empresas de los Estados por desarrollar vacunas.

Todas las patentes concedidas sobre las vacunas se solicitaron antes de la declaración de pandemia, es decir, las patentes ya estaban ahí cuando la pandemia llegó. La pregunta es, ¿habrían desarrollado las empresas en 1 año las vacunas sin recibir financiación masiva pública y sin el compromiso de compra anticipada de millones de dosis por parte de los estados?

Otros argumento en contra, algo chusco, es afirmar que no hay que suspender la PI de las vacunas porque eso haría que la tecnología llegara a Rusia o China y eso permitiría a estos paíse usar la tecnología, no para fabricar armas de destrucción masiva, sino para “desarrollar otras vacunas e incluso tratamientos contra el cáncer y enfermedades coronarias”.

Conclusión

Por una parte la PI, especialmente los secretos, es actualmente un obstáculo, grande o pequeño, para el acceso global a medicamentos y vacunas; por otra parte, la PI, especialmente las patentes, es un incentivo, grande o pequeño, para el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas.

Confío en que de la discusión en la OMC resulte algo más que una operación de imagen por parte de los países desarrollados y que de esta salgamos con una regulación global de la PI más equilibrada para futuras pandemias.


Míticos porcentajes

03/05/2021

Introducción

En este artículo examinaré en qué se basan las siguientes afirmaciones:

1. El porcentaje del conocimiento técnico que se divulga exclusivamente en documentos de patente puede llegar hasta el 80%. (up to 80% of current technical knowledge can only be found in patent documents).

2. El porcentaje del gasto en I+D que se desperdicia en reinventar la rueda puede llegar hasta el 30% (up to 30% of all expenditure in R&D is wasted on redeveloping existing inventions)

3. Los activos intangibles suponen más del 90% del valor de las empresas (intangible assets now commanding over 90% of the S&P500 market value)

Estas afirmaciones varían en su formulación. Para la primera y la segunda, que suelen ir en tándem, he usado el folleto de la EPO y la Comisión Europea “Why researchers should care about patents?” publicado en 2007; para la tercera, la fuente es Ocean Tomo (2020).

1. Conocimiento técnico divulgado exclusivamente en documentos de patente

Geert Asche, del departamento de patentes de Boehringer Ingelheim, publicó en 2017 un interesante artículo en “World Patent Information” rastreando el origen de la afirmación. Según parece, hay que remontarse a un oscuro informe de la USPTO, elaborado en 1977, en el que, a partir de una muestra aleatoria de 415 patentes estadounidenses concedidas en 1967 y 1972, se concluye que 8 de cada 10 patentes USA contienen tecnología que no se divulga por otros medios.

Ahora bien, ese porcentaje (80%, 8 de cada 10 patentes) no es el tanto por ciento del conocimiento técnico que solo se divulga por patentes.

Haciendo referencia al diagrama, el total del conocimiento técnico sería el formado por las áreas de A (lo que solo se divulga en patentes), B (lo que se divulga en patentes y en literatura no patente) y C (lo que solo se divulga en literatura no patente).

El estudio de la USPTO de 1977 viene a decir que, de todo el conocimiento técnico contenido en las patentes, el 80% no se divulga por otros medios, es decir, que A/(A+B)=0,8. Transcurridos más de 40 años, esta conclusión hay que manejarla con cuidado.

Además, el informe de la USPTO poco nos dice realmente sobre el porcentaje del conocimiento técnico que solo se divulga por patentes (A/(A+B+C)=?). Todo lo más, fija un límite superior para dicho porcentaje (obviamente A/(A+B)>A/(A+B+C)).

Según Asche, ha terminado confundiéndose una cosa (A/(A+B)) con la otra (A/(A+B+C)), en un ejemplo del “teléfono escacharrado”.

En cualquier caso, no sé si tiene mucho sentido intentar calcular un porcentaje del conocimiento técnico sin definir en qué unidades se mide dicho conocimiento.

Para dar respuesta a este problema, Herr Asche centra el asunto en el dominio de las sustancias químicas: la unidad del conocimiento sería cada sustancia química registrada en CAPLUS. Consultando a través de STN esta base de datos llega a las siguientes conclusiones (en 2017):

  • En CAPLUS hay unos 100 millones de sustancias (A+B+C).
  • En las patentes se describen o mencionan 59,5 millones de sustancias químicas (A+B)
  • En la literatura no patente se mencionan 43,5 millones (B+C).
  • A=56,6 millones, B=2,9 millones, C=40,6 millones

Por tanto, en el campo de las sustancias químicas algo más de la mitad de las sustancias solo se divulgan en patentes (A) y algo menos de la mitad no se divulgan en patente (C).

Por otra parte, Asche observa que aunque la literatura no patente es más numerosa, el ritmo de crecimiento es superior en el caso de la literatura patente, al menos en el campo de la química.

En definitiva, se puede afirmar que un porcentaje importante del conocimiento técnico solo se divulga en documentos de patente y que ese porcentaje es probable que aumente con el tiempo, pero desde luego es bastante inferior al 80%, al menos en el campo de las sustancias químicas.

2. Gasto en I+D desperdiciado en reinventar la rueda

El “IP Teaching Kit”, elaborado por la EUIPO y la EPO, menciona para respaldar esta afirmación un informe anual de la Oficina de Patentes de Austria en 2006 que estimaba en 60.000 M€ los costes por replicación de I+D en Europa. También menciona que según Provendis, una agencia de transferencia de tecnología, se desperdicia el 25% del gasto en I+D en Alemania. Lamentablemente he fracasado intentando encontrar las fuentes originales.

Pascual Segura aporta una interpretación interesante que sería identificar el porcentaje de I+D desperdiciado con el tanto por ciento de patentes que las oficinas deniegan. El problema de este enfoque es que asume que (1) todos los resultados de I+D se pueden proteger mediante patentes con examen y que (2) todos los propietarios de esos resultados intentan protegerlos mediante patentes con examen.

De manera similar al porcentaje anterior, parece evidente que una parte del gasto en I+D se desperdicia reinventando la rueda. A diferencia del porcentaje anterior, en el que no tengo muy claras las unidades en las que se mide el conocimiento técnico, aquí hay algo objetivo que es el dinero gastado en I+D, pero no parece que haya nada basado en datos reales que respalde ese 30%.

3. Valor de los activos intangibles de las empresas

De los 3 porcentajes este es el más claro en su origen y definición. Ocean Tomo lo calcula a partir de la comparación del valor en bolsa de las empresas del S&P500 con el valor contable de sus activos materiales.

El valor de los activos intangibles sería aquella parte de la capitalización bursátil que no es explicada por el valor contable de los activos materiales.

En mi opinión, desde un punto de vista económico este enfoque es problemático. Así, es obvio que, en general, el valor de una empresa en funcionamiento (el todo) es superior a su valor contable (la suma de sus partes), pero eso no quiere decir que la diferencia sea el valor de sus activos intangibles no contabilizados. Lo normal es que un inversor compre acciones de una empresa atendiendo a su valor actual y a sus expectativas en cuanto al valor en el futuro y a los dividendos que le reporten las acciones. Por contra, la metodología de Ocean Tomo asume que los inversores son capaces de calcular el valor de los activos intangibles no contabilizados de una empresa y que, teniendo en cuenta esa valoración, comprarán acciones de la empresa si están baratas y las venderán si están caras.

Por otra parte, el fondo de comercio (goodwill) solo lo puede considerar realmente como un activo el comprador de una empresa. En efecto, el fondo de comercio es precisamente la diferencia entre el valor que paga el comprador y el valor contable de la empresa comprada, y va como activo al balance de la empresa compradora. Salvando las distancias, con las empresas pasa como con los jugadores de fútbol: valen lo que un club esté dispuesto a pagar.

Por último, esta metodología no identifica qué activos inmateriales no contabilizados tiene la empresa. Serían unos “activos oscuros”, un conjunto de activos inmateriales no identificados, que suponen el 90% del valor de una empresa, pero que nadie sabe lo que son. Como la materia oscura, vamos. Tampoco distingue entre el valor de los activos inmateriales no contabilizados “protegibles” (sobre los que la empresa puede actuar) y el de los “no protegibles” (sobre los que la empresa poco puede hacer).

En fin, que no estoy muy de acuerdo con la metodología seguida por Ocean Tomo para asignar un valor a los activos intangibles de una empresa, pero eso no quita para que los activos intangibles tengan efectivamente una importancia empresarial alta y creciente.

Conclusión

En los tres casos se afirman cosas que creo que son ciertas planteadas en términos generales: una parte del conocimiento técnico se encuentra solo en patentes; una parte del gasto en I+D se desperdicia reinventando la rueda; una parte del valor de las empresas se debe a sus activos intangibles. Ahora, cuando intentamos determinar esa parte es cuando empiezan los problemas.

En mi opinión, no tiene mucho sentido hablar de porcentajes del conocimiento técnico (¿en qué unidades lo medimos?), por lo que no creo que haya progresos en esa línea y la cancamusa del 80% seguirá entre nosotros. Sin embargo, el porcentaje del gasto en I+D que se desperdicia reinventando la rueda sí que podría (y debería) estimarse de una manera seria (más seria que decir que es el 30% porque me lo dijo Pérez). Respecto al valor de los activos intangibles de una empresa, también creo que puede haber metodologías superiores a la de Ocean Tomo para estimarlos.

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Seminario sobre propiedad industrial en la UNIR

23/04/2021

Ayer tuve la oportunidad de participar en un seminario sobre protección de la propiedad industrial en la Universidad Internacional de La Rioja con una ponencia sobre la patentabilidad del software, las bases de datos de patentes y buenas prácticas orientadas a investigadores.

A continuación dejo mi presentación (PDF) y el vídeo de la jornada (mi intervención comienza a partir de 1h12m).