Presentación en el SME2015 sobre uso empresarial de la propiedad industrial

19/02/2015

De nuevo este año, dentro del Salón Mi Empresa  y en el contexto de Cevipyme, tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre el uso empresarial de la propiedad industrial. Respecto a la del año pasado, la presentación se abre con un “mapa conceptual” de las modalidades más habituales (patente, marca, diseño), hay algunos ejemplos y recomendaciones nuevas y he preferido dejar fuera due diligence y no entrar en muchos detalles con el patent box. Los préstamos CDTI se han caído por causas ajenas a la voluntad del ponente.

Mi impresión personal es que este año había menos público tanto en la pista como en las gradas del P̶a̶l̶a̶c̶i̶o̶ ̶d̶e̶ ̶l̶o̶s̶ ̶D̶e̶p̶o̶r̶t̶e̶s̶ Barclaycard Center, quizás porque este año mi ponencia ha sido por la mañana. En cualquier caso, aquí tienen la presentación.

De las preguntas del público destacaría una relativa al uso de un título de propiedad industrial como aportación en especie (no dineraria) al capital social en la constitución de una empresa. En principio, no habría problemas (arts. 58 y ss Ley Sociedades de Capital):

  • Sociedades limitadas: En la escritura de constitución deberá constar la identificación de la patente, marca o diseño y la valoración en euros que se le atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas. El aportante estará obligado a la entrega de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos por el Código Civil para el contrato de compraventa. Los fundadores responden solidariamente de la realidad y de la valoración de estas aportaciones no dinerarias.
  • Sociedades anónimas: Además de lo anterior, la aportación de una patente, marca o diseño habrá de ser objeto de una valoración por experto independiente designado por el registrador mercantil de turno.

Tema más complicado es el de la aportación de know-how.


Patentes y salud pública: hepatitis C

12/01/2015

Introducción

Se trata el caso del sofosbuvir, medicamento patentado y muy politizado en este año electoral que comienza. El asunto tiene bastante miga y no es conveniente aproximarse a él con una visión simplista, ya que se combinan numerosos aspectos muy especializados (investigación sanitaria, patentes, economía, ¿política?), por lo que es sumamente fácil meter la pata. Sírvanse de los comentarios si así fuera. Una  primera aproximación que a mí me ha gustado es la de “La Página Definitiva“.

¿Qué es el sofosbuvir?

El sofosbuvir es un medicamento para tratar la hepatitis C que permite conseguir una mayor tasa de curación con menos efectos secundarios y un menor tiempo de tratamiento.

Normalmente, la hepatitis C se hace crónica. Algunos se curan con los medicamentos ya existentes, aunque ciertos pacientes no toleran los efectos secundarios; en otros casos, la hepatitis C termina en cirrosis o cáncer de hígado. La solución en estos casos es el trasplante.

¿Quíen inventó el sofosbuvir?

Se puede decir que tiene dos padres. James Clark inventó el compuesto y Michael Sofía el profármaco. El profármaco se administra por vía oral y es metabolizado por las células del hígado (y solo las del hígado) resultando en el compuesto que inhibe la replicación del virus.

Michael Sofia ha recibido la mayor parte del mérito (de hecho, el nombre sofosbuvir fue escogido en su honor).

James Clark ha litigado sin éxito contra Pharmasset/Gilead para reclamar la propiedad de la patente del compuesto, por nulidad del documento por el que cedía los derechos sobre la invención laboral a Pharmasset.

En 2011, dos semanas después de que se presentaran espectaculares resultados de las pruebas con sofosbuvir, Gilead pagó 11000 millones de dólares por Pharmasset (y sus patentes). Esta cantidad se corresponde, aproximadamente, con la facturación anual de Gilead en 2013.

¿Cómo está protegido el sofosbuvir?

La OMS ha identificado 21 familias de patente, pero 2 patentes son las fundamentales: una de 2003 referida a la composición (Clark) y otra de 2007 referida al profármaco (Sofia).

La patente de 2003 está todavía en tramitación en la EPO. Otra patente de Idenix, un competidor, podría comprometer la novedad de esta primera patente si no se admitiera la reivindicación de prioridad. El problema es que Clark asignó la patente a una filial de Pharmasset en Barbados y el solicitante fue Pharmasset Ltd (de EEUU). .

La patente de 2007 ya ha sido concedida por la EPO y validada en España.

profarmaco

Patente del sofosbuvir en España

Las 19 familias de patentes restantes son principalmente procedimientos de fabricación del sofosbuvir o combinaciones con otros fármacos. Destaca entre ellas, la  patente sobre la combinación de sofosbuvir y ledipasvir. El ledipasvir es otro fármaco de Gilead que, administrado junto al sofosbuvir, parece ser especialmente efectivo en la variante (genotipo 1) de hepatitis C más común en los países desarrollados.

Estos son los primeros brotes verdes del evergreening para este fármaco: la estrategia de extender artificialmente el periodo de protección mediante la solicitud de nuevas patentes sobre el mismo compuesto con variaciones menores (forma de administración, combinaciones de fármacos).

Pero las patentes, por si solas, no permiten la explotación de la invención. En concreto, el artículo 57 de la Ley de Patentes establece que la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley y estará supeditada a las prohibiciones o limitaciones establecidas legalmente. En este sentido, las patentes farmacéuticas precisan para su explotación una autorización de comercialización que, en el caso de la UE fue obtenida en enero de 2014 para el sofosbuvir y en noviembre de 2014 para la combinación sofosbuvir/ledipasvir.

Precisamente, como “compensación” por el tiempo durante el cual el titular de la patente no ha podido explotar la patente, surgieron los certificados complementarios de protección (CCP) en la UE. Se trata una especie de “prorroga” de la protección, que comienza a producir efectos cuando la patente caduca.

Siglas parecidas; nada que ver

La duración de esta prorroga se calcula como sigue:

Duración = fpa−fpp − 5 años

fpa = fecha 1ª autorización de comercialización en el espacio económico europeo.

fpp = fecha de presentación de la patente que se “prorroga”

En general, la duración no puede ser superior a  5 años y  no puede otorgar, junto con la patente y la autorización, un periodo de exclusividad superior a 15 años. No obstante, los productos con indicaciones pediátricas (parece que no es el caso del sofosbuvir) tienen propina y pueden llegar a los 5,5 años de duración y 15,5 años de exclusividad:

Exclusividad = fcad-max{fcon,fpa} + Duración <15 años

Para el sofosbuvir,

fpa = 16/01/2014; fpp = 26/03/2008; Duración =297 días < 5 años

fcon =21/05/2014; fcad=26/03/2028; max {fcon,fpa}=21/05/2014

Exclusividad = fcad-max{fcon,fpa} + Duración = 14,67 años < 15 años

En el cálculo se afina hasta el día, entre otras cosas porque muchos euros están en juego por cada día de duración. De hecho, a Gilead no se le va a hacer tarde porque ya han presentado la solicitud de CCP.

En definitiva, el sofosbuvir estará protegido en España, al menos, hasta el 17 de enero de 2029.

Pero una cosa es el compuesto (acido acetilsalicílico) y otra la marca con la que se comercializa (Aspirina). La protección por patente tiene fecha de caducidad, mientras que la marca es virtualmente inmortal.

En el caso del sofosbuvir, la marca con la que Gilead lo comercializa es Sovaldi, protegida en la UE mediante una marca comunitaria.

sovaldiAdemás, la combinación sofosbuvir/ledipasvir se comercializa bajo la marca Heparin, también protegida por marca comunitaria.

¿La patente encarece el acceso a sofosbuvir?

Parece claro que sí. El precio al que vende Gilead el sofosbuvir es un precio de monopolista, en el que el precio es superior al coste marginal de producir el medicamento. Cuando la patente caduca y entran los genéricos en el mercado, el precio baja radicalmente hasta aproximarse al coste marginal.

patent_monopoly¿Cuanto se encarece el precio con la patente?

En condiciones de monopolio, el hecho de que Gilead no desarrollara el  fármaco no es relevante para determinar el margen que puede aplicar. Tampoco es relevante para el caso que Gilead se aproveche del conocimiento generado por el sector público (descubrimiento del virus, secuenciación de su genoma,…).

Cuestión distinta es si los fármacos deben ser patentables (en España no lo eran hasta hace relativamente poco) o si el sector público debe proteger activamente sus resultados de investigación (por ejemplo, patentando la secuencia de un virus y exigiendo licencias a todo quisqui que quiera desarrollar un tratamiento).

De lo que sí depende el precio que aplica Gilead es de cómo sea la demanda del mercado. Si la demanda es inelástica (D vertical en el gráfico), es decir, si el mercado demanda la misma cantidad independientemente del precio, el monopolista podrá aplicar un margen mayor que si la demanda es elástica (D horizontal).

Si contamos en la demanda unicamente a aquellos pacientes de hepatitis C que tienen ya cirrosis y/o cáncer y cuya vida está amenazada, el precio que estarían dispuestos a pagar a Gilead sería muy alto, posiblemente una buena parte de su patrimonio, por lo que la demanda sería inelástica pero se terminaría a un precio que puede que sea insuficiente para  Gilead.

El caso es que Gilead no se enfrenta directamente a la demanda del mercado sino que juega al poker con todos los gobiernos, para determinar hasta cuánto puede pagar el sistema sanitario de cada país. Por eso, los precios del sofosbuvir son diferentes según el país.

En España, el gobierno ha destinado 125 millones de euros para tratar a un máximo de unos 6000 pacientes (más de 20.000 €/paciente), encuadrados en  dos tipos de situaciones clínicas en las que existe necesidad de tratamiento:

A) Avanzado estado de la enfermedad o alto riesgo de mortalidad asociada sin alternativas terapéuticas.
- Pacientes en lista de espera de trasplante.
- Trasplantados
- Cirróticos
- Pacientes con contraindicaciones para tratamientos alternativos.
B) Existen alternativas terapéuticas, pero sofosbuvir se considera una opción con valor terapéutico añadido en base a eficacia y/o seguridad.
Por tanto, el gobierno reserva el fármaco a los pacientes más graves y no se administrará, en principio, a todos los pacientes. Sin embargo, Susana Díaz (PSOE) asegura que en Andalucía ningún enfermo de hepatitis C se quedará sin la medicación. Tomás Gómez (PSOE) ha recurrido en la Audiencia Nacional el posicionamiento de Sanidad, con la intención de asegurar que todos los enfermos de hepatitis C “que lo necesiten” reciban tratamiento (pero no aclara cuáles lo necesitan).

¿Con qué cartas juegan los gobiernos?

Los gobiernos cuentan con la flexibilidad que su sistema legal de patentes permita. En el caso de España, actualmente, son basicamente dos:

- Las licencias obligatorias. Según el artículo 90 de la Ley de Patentes, el Gobierno por Real Decreto podrá someter en cualquier momento una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias. Se considerará que existen motivos de interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública.

Las consecuencias son que el Gobierno autorizaría a un laboratorio para producir sofosbuvir al precio que establezca el Gobierno y pagaría a Gilead un porcentaje de este precio en concepto de licencia. Esta carta la han jugado ya varios países (por ejemplo, India con el Nexavar o Ecuador con el ritonavir).

Nótese que para la ley lo importante para la salud pública no es el precio sino la explotación, por lo que la figura está pensada realmente para aquellos casos en los que el titular se niega a abastecer al mercado nacional.

Beatriz Becerra, europarlamentaria de UPyD, ha pedido al gobierno que emita una licencia obligatoria, para atender a todos los afectados por la hepatitis C, “pasando a la historia” como el primer país europeo que hace uso de esta figura. Ha dirigido también una pregunta a la Comisión Europea sobre esta posibilidad:

P: ¿Qué posición tomaría la Comisión si un Estado miembro decidiera emitir una licencia obligatoria y fabricar genéricos de sofosbuvir?

R: La expedición de una licencia obligatoria se rige por la legislación de los Estados miembros de la UE. El papel potencial de la Comisión consistiría, por tanto, en evaluar si las licencias obligatorias están en consonancia con las obligaciones internacionales de la Unión Europea, entre ellas el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que contiene elementos importantes a este respecto.

- La expropiación por causa de utilidad pública o interés social, según el artículo 73 LP. La expropiación podrá hacerse para que la invención caiga en el dominio público o para que sea explotada en exclusiva por el Estado, siendo en este caso, el titular  de la patente. La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, fijándose el justiprecio según lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.

Podemos pidió la expropiación de la patente. Según la noticia, Pablo Iglesias dijo que esa opción está recogida en la convención de Doha de la Organización Mundial de la Salud. Si se refiere a la Declaración de Doha de la Organización Mundial del Comercio, no aplica porque esta declaración se refiere a la posibilidad de que España fabricara para exportar las medicinas a un tercer país poco desarrollado, que hubiera concedido licencias obligatorias pero no tuviera la capacidad interna de producir el fármaco. Monedero es más coherente y encuentra la justificación a la expropiación en la propia Constitución Española.

He oído campanas

En cualquier caso, tanto una figura como otra son territorios inexplorados de la ley que no son gratis para el país: hay que valorar la patente para saber cuál es su precio de mercado (justiprecio) o cuanto valdría una licencia para abastecer a la población en los términos pretendidos por el gobierno. Ambas figuras se mantienen básicamente igual en el proyecto de ley de patentes.

Diferentes cartas, diferentes precios. El índice Sovaldi

En esa partida de poker simultánea, Gilead sabe que hay países que no van de farol. Por eso ha licenciado ya el sofosbuvir a 7 laboratorios indios que abastecerán a este país y a otros 91,incluyendo Egipto (aquí sí que viene más a cuento la Declaración de Doha). El precio del tratamiento en India será de 1200$.

En el caso de España, resulta poco creíble que un estado miembro de la UE tenga intención de jugar sus cartas, teniendo en cuenta que la UE está negociando el TTIP, un megatratado de libre comercio con EEUU (Gilead es una compañía estadounidense). La propia Comisión Europea ha publicado un documento en el que reconoce que este  tratado puede suponer mayores precios para los nuevos productos farmacéuticos en la UE.

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En Francia, con un precio del Sovaldi muy similar al español, también hay políticos que han nombrado las licencias obligatorias.

De manera similar al índice Big Mac, que supuestamente está relacionado con la capacidad de compra, podríamos crear un índice Sovaldi. A partir del precio del tratamiento en cada país, el índice reflejaría, en parte, la capacidad de compra y, en parte, el riesgo-país que la industria farmacéutica asigna a cada país. Valores altos reflejarían alta capacidad de compra combinada con baja probabilidad de que el gobierno licencie obligatoriamente la patente o la expropie:

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Los 10 mandamientos de la nueva Ley de Patentes

23/12/2014

El Congreso ha publicado el proyecto de Ley de Patentes. A continuación, sus principales mandamientos.

I. Pedirás examen previo. El examen previo actualmente es opcional, con lo cual la OEPM concede ahora patentes con independencia de la opinión del examinador. Es la reforma más importante y, en mi opinión, la más acertada de la ley.

II. Pagarás las tasas. Hasta ahora, cabía la posibilidad de solicitar el aplazamiento de tasas, lo cual produce, en mi opinión, abusos. La ley elimina esta posibilidad y, además, obliga a pagar la tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica en el momento de la presentación de la solicitud, la de mayor cuantía del procedimiento (cerca de 700€). Además, las tasas para obtener una patente aumentan un 60%, como consecuencia de la tasa obligatoria de examen, de 760€ a 1200€. Este mandamiento y el anterior seguramente expulsarán del paraíso del Top 5 de solicitantes españoles a las personas físicas y supondrán la “pérdida” de una de cada tres solicitudes actuales. Parece que el Gobierno es plenamente consciente de esta circunstancia y no llorará esta “pérdida”, lo cual me parece acertado. En palabras de José Manuel Soria, Ministro de Industria: “este Proyecto de Ley lo que busca, fundamentalmente, es que todas las patentes que se hagan en España, sean muchas o pocas, sean patentes fuertes.”

III. Te beneficiarás de bonificaciones y reducciones, si puedes. Las PYMEs y emprendedores se podrán beneficiar de una reducción del  50% en la tasas para obtener una patente (en vez de 1200€ pagarán 600€, menos que actualmente), pero esta reducción no aplicará a las tasas de mantenimiento. Por otra parte, las Universidades públicas pierden el privilegio de no pagar tasas por sus patentes a la OEPM, pero tendrán derecho a una bonificación del 50% (mismo coste que para emprendedores) de las tasas del procedimiento de obtención de la patente y de las tasas de mantenimiento. Esta bonificación llegará al 100% si se explota económicamente la patente. Si una Universidad licencia la patente gratuitamente a una spin-off de la propia Universidad, ¿vale como explotación económica?

IV.Entrarás en vigor en diciembre 2016, para dejar tiempo, supongo, a la elaboración del reglamento de la ley (por otro gobierno) y a la adaptación de los sistemas informáticos.

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V.Nombraras la unidad de mercado en vano. Según la Exposición de Motivos, “se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos” y luego, en el artículo 2, “el registro tendrá carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas”. Además, solo la OEPM podrá establecer la fecha de presentación. ¿Nada nuevo bajo el Sol, no?

VI.Irás más allá del Protocolo de Nagoya. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal, la solicitud indicará su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia, si estos datos fueran conocidos. La ley añade que esta información no prejuzgará la validez de la patente, pero no aclara las consecuencias de no indicar el origen geográfico.

España sería uno de los primeros países en incorporar la obligatoriedad de la mención del origen geográfico de la materia biológica en una ley de patentes. No obstante, es un asunto controvertido y, en particular, no se exige para las patentes europeas.

VII. Dejarás igual o peor a los empleados inventores.
Además de no introducir una compensación al empleado por su invención, una patente presentada por el empleado dentro del año siguiente a la extinción de una relación laboral pertenecerá a la empresa, salvo que el empleado demuestre que realizo la invención con posterioridad a la extinción. En Francia (pág.30), se invierte la presunción y es la empresa la que tiene que demostrar que la invención se realizó durante la vigencia de la relación laboral.

VIII. Te opondrás después de la concesión. Hasta ahora, los terceros que pudieran verse perjudicados por la concesión de la patente se oponían antes de su concesión. Para acelerar el procedimiento, se pasa a un sistema de oposición post-concesión: en los 6 meses posteriores a la concesión de la patente cualquier persona podrá oponerse a la concesión por falta de algún requisito de patentabilidad.

El titular de la patente podrá alegar lo que crea conveniente y modificar, en su caso las reivindicaciones, para intentar superar la oposición. Dado que cabe una oposición por falta de suficiencia de la descripción, parece extraño que las modificaciones permitidas por la ley se limiten a  las reivindicaciones. Puede ser que para resolver esto el art.48 establezca que “la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.”. Si así fuera, ¿no habría otra redacción más amigable para la seguridad jurídica?

IX. No mejorarás los recursos administrativos. El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición. Además, el titular de la patente podrá recurrir la denegación de su patente.

Más allá de esto, es una lástima dejar pasar la oportunidad de dotar al sistema de patentes de un recurso administrativo “serio”. Por “serio” entiendo un recurso administrativo que permita una revisión independiente del caso. En palabras del grupo de trabajo sobre examen previo del Foro de Innovación y Patentes(pág.22):

El sistema de recursos de la OEPM es puramente jurídico y no está en condiciones de valorar cuestiones sobre patentabilidad; en la actualidad esto se soluciona con informes de la sección de examen, por lo que son de nuevo examinadores los que revisan las decisiones de sus compañeros. Sería imprescindible para un sistema con examen de fondo obligatorio que hubiera una sección de recursos técnica, no jurídica, totalmente independiente y que se publicaran sus decisiones razonadas, para servir de guía interpretativa a solicitantes y examinadores.

X. Reformarás los modelos de utilidad

- ampliando su ámbito de protección a los productos químicos, sustancias o composiciones (excepto fármacos).

- exigiendo novedad mundial frente al estado de la técnica.

- exigiendo que la OEPM elabore (y el titular del modelo pague), un informe sobre el estado de la técnica (tasa cercana a 700€) para ejercer acciones judiciales por infracción del modelo.

Sin embargo, no se aprovecha para poner un procedimiento de oposición post-concesión, que aceleraría el procedimiento. La razón aducida es que “no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial [que también tiene oposición post-concesión], con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño.”.  No sé a ustedes, pero a mí, no me acaba de convencer la explicación de la Exposición de Motivos. En cualquier caso, la consecuencia será que todos los modelos de utilidad se concederán 2 meses más tarde de lo que hubieran podido ser concedidos, se presenten oposiciones o no. Tomando como referencia los datos del primer trimestre de 2012 (los últimos disponibles), el 10% de las solicitudes de modelos recibe oposición y  la OEPM podría conceder los modelos de utilidad en menos de 4 meses, si se implantara la oposición post-concesión (estamos hablando de un impacto en el 50% del tiempo hasta la concesión).

——xx——

Recuerden que todos estos mandamientos entrarán en vigor en diciembre de 2016 y eso si da tiempo a tramitar la ley durante lo que queda de legislatura. En 1982, la UCD aprobó un proyecto de ley de patentes, pero no dio tiempo a tramitarlo porque llegaron los socialistas.

Mientras estas incógnitas se aclaran, espero que disfruten de las fiestas navideñas y de 2015.


Las invenciones laborales: el caso Nakamura

10/10/2014

Introducción

Si un empleado inventa algo, ¿de quién es el derecho a la patente? La Ley de Patentes establece el principio general de que el derecho a la patente pertenece al inventor. Sin embargo, la mayoría de las patentes se producen en el ámbito de una relación laboral y en estos casos el derecho a las patentes pertenecerá, en general, a la empresa, sin perjuicio de una posible compensación económica al empleado y de su derecho moral a ser nombrado como inventor en los documentos de patente. Como pueden imaginarse, en este asunto de la compensación económica no suele ser fácil poner de acuerdo a empresa  e inventor. De hecho, puede haber muchos ordenes de magnitud de diferencia entre las compensaciones que la empresa y el inventor consideran como adecuadas, como veremos en el caso Nakamura.

Soy Nakamura, pero otro.

Tipos de invenciones laborales en España (Título IV Ley de Patentes)

- Invenciones pertenecientes a la empresa o  “de encargo” (art.15): aquellas realizadas por el trabajador durante su relación laboral que sean fruto de una actividad de investigación constitutiva del objeto de su contrato. El inventor podría tener derecho a una remuneración complementaria, pero la ley sitúa el listón muy alto, tanto que no hay constancia de que nadie lo haya superado. En concreto, la remuneración complementaria solo procederá cuando la aportación personal del inventor y la importancia de la invención para la empresa haya excedido de manera evidente el contenido del contrato de trabajo.

- Invenciones asumibles por la empresa o “de experiencia” (art.17):aquellas realizadas por el trabajador relacionadas con su actividad profesional y en cuya obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. El empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. Si así lo hiciera, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica, fijada en atención a la importancia del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.

- Invenciones pertenecientes al trabajador  o “libres” (art. 16): en el resto de casos. No obstante, las solicitudes de patente presentadas dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario.

Si trabajador o empresa no llegan a un acuerdo en relación con una invención laboral, antes de acudir a los tribunales, deben someter la controversia a una comisión de conciliación que se constituirá en la OEPM.

El trabajador debe efectuar la comunicación de la invención a la empresa. En caso contrario, pierde cualquier derecho a una compensación económica.  Por otra parte, será nula toda renuncia anticipada del trabajador a este derecho.

En el caso de profesores universitarios, se les reconoce el derecho a una parte de los beneficios obtenidos por la Universidad con la patente, que vendrá determinada por los Estatutos de la Universidad. Normalmente, un tercio para la Universidad, un tercio para el inventor y otro tercio para el departamento donde funge el inventor. Similares derechos se reconocen al personal investigador de los organismos públicos de investigación.

El Anteproyecto de Ley de Patentes mantiene esta tipología de invenciones laborales, cambiando solo trabajador por empleado. Incluso la numeración de los artículos es la misma (15,16 y 17). Eso sí, acompaña cada tipo con un epígrafe “explicativo”: “de servicio” (artículo 15), “libres” (artículo 16) y el original “de explotación” (artículo 17). Por otra parte, el Consejo Económico y Social en su informe sobre el Anteproyecto, manifiesta que:

Respecto a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicio, el CES quiere manifestar que el Anteproyecto en su artículo 15.2 debería expresar en positivo que el empleado autor de la invención tiene derecho a una remuneración suplementaria por su realización. El mecanismo para determinar esa remuneración suplementaria debería recogerse explícitamente en el contrato de trabajo, con el ánimo de dotar a este derecho de una adecuada seguridad jurídica y de evitar la posible litigiosidad al respecto. Asimismo, el texto legal debería recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración con el objetivo de otorgarle contenido sectorial.”

No estoy seguro de comprender la primera fase del párrafo (ese “expresar en positivo” cortocircuita mis neuronas), pero supongo que al CES le gustaría que la remuneración suplementaria fuera la norma y no la excepción. De hecho, esto es algo por lo que algunos como @gianlluis vienen clamando, como forma de incentivar la innovación empresarial.

Independientemente de la regulación,  algunas empresas españolas han comenzado programas para incentivar la conversión de la creatividad de los empleados en patentes. El ejemplo más representativo es el “Patent Club” de Telefónica. Desconozco los detalles económicos, pero supongo habrá contribuido a que Telefónica sea la primera empresa española por solicitudes PCT.

Eso dicen los del Patent Club

¿Y en el extranjero?

Pues por ahí fuera hay de todo. En la UE esta materia no está armonizada y cada Estado Miembro hace lo que quiere. Alemania no parece un mal espejo en el que mirarse. Allí existe una ley desde 1957 que regula las invenciones laborales y establece la obligación de compensación razonable al trabajador, según unas directrices. Fuera de Europa, en Japón los trabajadores también tienen derecho a una remuneración razonable de 1959, como veremos en el caso Nakamura. Podría decirse que esta compensación razonable obligatoria es una de las razones por las que Alemania o Japón generan muchas patentes, pero en seguida se puede poner el contraejemplo de EEUU donde hay muchas patentes sin compensación obligatoria.

El caso Nakamura

El legislador de la Ley de Patentes japonesa de 1959 se percató de los beneficios del sistema alemán que ofrecía a los empleados-inventores el derecho a una compensación económica razonable ligada al valor de la contribución del empleado y a los beneficios de la empresa.

En 1979, Nakamura comenzó a trabajar en la empresa Naichi, por aquel entonces una PYME de la isla de Shikok. En ese momento, la empresa se enfrentaba al reto de producir fosfato de galio (GaP) para su uso como semiconductor en la fabricación de LEDs rojos. Un diodo LED consiste de varias capas de material semiconductor. El color de la luz depende del material semiconductor que se use.

Más tarde, en 1988, Nakamura comenzó a investigar cómo producir LEDs azules. Al entrar en la década de los 90, se habían inventado ya los LED verdes y rojos, pero los azules se resistían. Por ello, todavía no se había desarrollado la iluminación por LED (la luz blanca requiere la combinación verde+rojo+azul), ni las pantallas LED. Nakamura apostó por  el nitruro de galio (GaN) y en 1990 inventó un procedimiento de fabricación de GaN de alta calidad. Naichi solicitó y obtuvo una patente sobre el procedimiento en Japón y en EEUU y comenzó la fabricación en masa en 1993. Naichi compensó a Nakamura con un pago de 200 $.

En 1997 Nakamura abandonó Naichi y en 2001 demandó a su antigua empresa porque la compensación económica no fue razonable, pidiendo una compensación de 190 millones $ en la que su contribución a la invención sería del 100% y que la patente había permitido a Naichi monopolizar el mercado. Naichi respondió a la demanda afirmando que la patente no había permitido impedir que otros competidores explotaran la invención y que la contribución de Nakamura sería como mucho del 5%, ya que la empresa soportó el riesgo asociado a la invención y pago toda la tramitación de la patente.

En 2004, un Tribunal de Tokio falló en favor de Nakamura, estimando el beneficio de Nichia por monopolizar el mercado en 1140 millones de $ y en 50% la contribución de Nakamura  a la invención (570 millones de $). Sin embargo como “solo” había pedido 190 millones de $, esa fue la cantidad que ordenó el fallo como compensación.

La cantidad parecía desorbitada. Nichia recurrió y el Tribunal Superior de Tokio recomendó a las partes que llegaran a un acuerdo en el que la remuneración fuera suficiente como para motivar a los empleados y que a la vez permitiera a las empresas sobrevivir y competir internacionalmente. En 2005, Nichia y Nakamura llegaron a un acuerdo por 8 millones $.

Este caso refleja también un cambio en las relaciones laborales en Japón, donde el compromiso empresa – empleado en el siglo pasado era de por vida (laboral) y la lealtad del empleado con la empresa poco menos que inquebrantable. En este sentido, llama la atención que Nakamura interpuso su demanda después de emigrar a los EEUU. ¿Habría interpuesto la demanda si no hubiera emigrado?

Nakamura, nacionalizado estadounidense, acaba de recibir el premio Nobel de Física, compartido con dos japoneses que desarrollaron independientemente la misma tecnología.

La evolución de la iluminación

Conclusión

Parece casi insultante compensar con 200 $ a un empleado por inventar algo que, protegido por una patente, puede generar miles de millones, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un caso excepcional. Quizás una manera más adecuada que la actual para compensar en España al empleado sería con un porcentaje de los ingresos que la patente genere, de manera análoga a lo establecido para sus colegas investigadores en el sector público.

Se puede alegar que la valoración de patentes es complicada (pero no imposible), que no habría seguridad jurídica en cuanto al importe de la compensación (pero un país poco amigo de la incertidumbre como Alemania tiene esta regulación desde hace medio siglo) y que podría desincentivar la inversión en I+D (no parece que la regulación actual la haya incentivado).

Por último, ¿ustedes qué opinan de todo esto?


Ayudas públicas

14/08/2014

Introducción

Con las ayudas públicas se cierra este serial dedicado a los aspectos empresariales de la PI. Todas las ayudas que conozco están relacionadas con patentes. Si conocen alguna más, sírvanse de los comentarios.

Subvenciones OEPM

Desde 2006 la OEPM concede subvenciones para fomentar la solicitud de patentes y modelos de utilidad en el extranjero, es decir, para la internacionalización de la protección. A partir de 2010, la OEPM concede también subvenciones para el fomento de la solicitud de patentes y modelos de utilidad nacionales (ante la propia OEPM). Estas subvenciones están reguladas por la correspondiente Orden de Bases y, hasta el momento, se convocan anualmente en el segundo trimestre del año. Tomando como referencia la convocatoria de 2014, el crédito presupuestario y la demanda de ayudas suele ser  mucho mayor para las solicitudes en el exterior.

  • Fomento de solicitudes en el extranjero, que deberán tener la prioridad de una solicitud anterior ante la OEPM. Esta solicitud anterior puede ser una patente o modelo de utilidad nacional  o una solicitud europea o PCT presentada ante la OEPM. Por tanto, los solicitantes que presenten su patente europea  ante la EPO sin prioridad española no podrán beneficiarse de esta subvención. Los beneficiarios pueden ser personas físicas y personas jurídicas privadas residentes en España. La intensidad de la ayuda es del  70%, en general, y del 80% para PYMEs y personas físicas. El importe máximo de la ayuda por beneficiario es 60.000€ (65.000€ paraPYMEs y personas físicas). Se subvenciona:
    • la traducción de la solicitud en español a un idioma extranjero
    • en general, las tasas de búsqueda, examen y concesión en otras Oficinas.
    • en el caso de una solicitud europea, además, las anualidades o la validación en el extranjero.
    • en el caso de una solicitud PCT, las tasas de solicitud, búsqueda y examen, si la OEPM ha actuado, respectivamente, como Oficina Receptora (RO), Búsqueda (ISA) o Examen (IPEA).
  • Fomento de solicitudes nacionales (ante la OEPM) de patentes y modelos de utilidad. Las solicitudes deben haber sido publicadas. Los beneficiarios pueden ser PYMEs y personas físicas de nacionalidad española. La intensidad de la ayuda es del  90%.El importe máximo de la ayuda por beneficiario es 60.000€ (65.000€ para PYMEs y personas físicas). Se subvenciona:
    •  la tasa de solicitud (ambas modalidades)
    • la tasa del informe sobre el estado de la técnica (solo en patentes).

Préstamos CDTI (INNTERNACIONALIZA)

INNTERNACIONALIZA financia las actuaciones derivadas de un plan estructurado de internacionalización, con objetivos empresariales bien definidos y un plan de trabajo coherente.

Los beneficiarios pueden ser PYMEs españolas, siendo el mínimo presupuesto financiable de 75.000 € y la máxima intensidad de la ayuda del 75%. Aparte del asesoramiento para la internacionalización (homologaciones, certificaciones, estudios de mercado, …), estos préstamos financian la internacionalización de la propiedad industrial. Algunos de los costes financiables son los siguientes:

  • Redacción de la solicitud
  • Traducciones de la solicitud
  • Defensa administrativa del derecho (p.e. oposición en la EPO)

Estas ayudas son incompatibles con subvenciones OEPM para los mismos costes subvencionables

La ayuda contempla un tramo no reembolsable del 5% y un préstamo por el resto de la ayuda a Euribor+0,1% y 3 años de carencia.


Fiscalidad: contabilidad e incentivos

13/08/2014

Introducción

Capítulo especial en el serial merece el tema de la fiscalidad. Por una parte, se verá cómo se deben contabilizar activos intangibles y, por otra, qué incentivos fiscales existen en relación con la explotación económica de intangibles.

Foto de phillip en Flickr BY-ND

Contabilidad

El punto de partida debe ser la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible (BOE 03/07/2013). No obstante, antes hay que recordar las definiciones de activo e inmovilizado intangible:

Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

Inmovilizado intangible: activo no monetarios sin apariencia física susceptible de valoración económica. Además, debe ser identificable, en el sentido de ser, o bien, separable (susceptible de ser separado de la entidad y ser objeto de negocios jurídicos), o bien, surge de derechos legales o contractuales.

La resolución del ICAC prevé 5 rúbricas en el inmovilizado intangible: Investigación y Desarrollo; Propiedad Industrial; Propiedad Intelectual; Derechos de traspaso; Aplicaciones informáticas.

La valoración inicial será diferente si el activo se produce en la empresa o se adquiere.

-coste de producción:

Se pueden computar dentro del activo intangible los materiales, servicios, salarios y honorarios aplicados a la generación del activo. Sin embargo, no se pueden computar gastos de formación, publicidad, promoción y gastos indirectos. Por tanto, en principio no se pueden computarlos gastos de promoción y publicidad como valor contable de una marca creada por la empresa.

En patentes, los gastos de desarrollo (no los de investigación) se podrán activar en la rúbrica de “Propiedad Industrial” cuando se obtenga la patente.

-precio de adquisición:

En este caso, la valoración es más inmediata. El activo se dará de alta por el precio pagado. No obstante, en combinaciones de negocios (fusiones y adquisiciones) el valor razonable vendrá dado por:

- método basado en el mercado (transacciones recientes entre partes no vinculadas)

- otros métodos de valoración (descuento de flujos, coste de reposición)

Amortización

Hay que distinguir entre los activos según su vida útil sea indefinida o definida:

-Vida útil indefinida (marcas, secreto): el activo no se amortiza, pero se debe analizar anualmente el posible deterioro.

-Vida útil definida (patentes, diseños): el activo se amortiza según una base que refleje el patrón de consumo de los beneficios inherentes al activo.

Incentivos fiscales

El principal incentivo es el conocido comúnmente como “patent box”, consistente en la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles en el Impuesto de Sociedades. Dentro de estos activos intangibles están derechos registrados como las patentes (nacionales o extranjeras) y también derechos no registrados (know-how). Fuera del incentivo se quedan las marcas y  la propiedad intelectual. Este incentivo es especialmente popular entre los grupos de empresas, donde una empresa del grupo es la propietaria de los activos intangibles y los licencia al resto de empresas del grupo.

Dentro y fuera de la caja

La renta es la diferencia entre los ingresos y los gastos procedentes de la cesión o transmisión del activo intangible y se integrarán en la base imponible en un 40% de su importe.

Dentro de los negocios jurídicos posibles, la cesión se corresponde con la licencia y las partes pueden estar vinculadas, mientras que la transmisión se corresponde con la venta y las partes no pueden estar vinculadas. En cualquier caso, debe existir un contrato.

La empresa licenciante/vendedora debe haber contribuido a la creación del activo al menos en el 25% de su coste y debe tener los registros contables adecuados sobre los ingresos y gastos que determinan la renta. En cualquier caso, si el activo intangible está fuera de balance, la renta se estimará en el 80% de los ingresos.

La empresa licenciataria/compradora no debe residir en un paraíso fiscal situado fuera de la UE.

La empresa licenciante/vendedora puede solicitar a la Dirección General de Tributos acuerdo previo sobre la calificación de activos y la valoración de ingresos y gastos.

Ejemplo intragrupo

Supongamos un grupo formado por una “Empresa A” (que se encarga de la I+D y es la titular de una patente) y una “Empresa B” (que se encarga de la producción y venta de un producto que incorpora la tecnología patentada).

La Empresa A  licencia la patente a la Empresa B. El contrato de cesión del derecho de uso contempla unos pagos por ello (1M€/año).

En el balance de la Empresa A la patente figura por un valor de 2M€ (vida útil 20 años; amortización lineal). Las ventas de la Empresa B fueron de 5M€.

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Lógicamente, al grupo le interesa que los “royalties” que “paga” la “Empresa B” sean altos, pero estarán limitados por la valoración que se haga de la patente mediante el método del mercado, es decir, comparando la licencia con transacciones similares entre partes no vinculadas.

Más información


Due diligence

12/08/2014

Introducción

El serial avanza con ritmo trepidante, cual autobús de “La Requenense”, hacia el final de su segunda temporada.

En este capítulo  se explicará lo que es la due diligence (“diligencia debida”) y su relación con los negocios jurídicos sobre activos intangibles. Como siempre, los comentarios son bienvenidos.

Foto de alfathir CC BY-NC-SA

Due diligence

Se puede definir como el proceso de recopilación de  información relevante sobre el valor y los riesgos de un activo intangible, en el contexto de un negocio jurídico sobre el mismo (compraventa, licencia, hipoteca,..).

Mediante la “due diligence”, el “comprador” (cesionario, licenciatario, banco, inversor) podrá gestionar el riesgo (“saber lo que está comprando”) y tener argumentos de negociación (a la baja) del precio. En el caso del “vendedor” (cedente, licenciante, titular), usará la “due diligence” para maximizar el precio y la probabilidad de venta.

En el curso de este proceso el comprador (o los expertos subcontratados con él bajo un acuerdo de confidencialidad) comprobará, por ejemplo, lo siguiente:

- ¿Posee realmente el vendedor el activo intangible? Si no lo posee, ¿tiene una licencia para usarlo?

- ¿Ha tomado el vendedor los pasos necesarios para proteger su activo intangible?

- ¿Dónde se ha solicitado protección? ¿Las solicitudes están concedidas o todavía en tramitación?

  • En el caso de patentes, ¿los informes de búsqueda son favorables?
  • En el caso de marcas, ¿se han presentado oposiciones?

- En el caso de secretos industriales, ¿se han firmado los acuerdos de confidencialidad necesarios (p.e. con los empleados, en las ofertas comerciales)?

- ¿Hay alguna carga sobre el activo intangible?: copropiedad, subcontratación, hipoteca, acciones judiciales/administrativas de nulidad,…

- ¿Hay algún otro activo intangible no controlado que pudiera interferir? ¿Se podría infringir algún derecho de terceros mediante la explotación del activo?

Para el “vendedor” es importante realizar una “due diligence” previa al comienzo de la negociación para mejorar las posibilidades de concluir la venta y optimizar el precio. En este sentido, si el “vendedor” no realiza una “due diligence” y el “comprador” descubre, por ejemplo, que el “comprador” no es titular al 100% del activo, aquel tendrá pocos argumentos para evitar una importante revisión a la baja del precio y es posible que la transacción se retrase (hasta que se obtenga el consentimiento del copropietario) o que nunca se realice.

“Hecho, pero todavía tengo que hacer la ‘due diligence'” Foto de Leepaxton CC-BY-SA

Más información

IP due diligence: assessing value and risks of intangibles European IPR Helpdesk
Due diligence in transactions involving IP Shapiro LLP

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