El Parlamento Europeo y las patentes

16/05/2019

INTRODUCCIÓN

Hace unos días, el Director General de la OEPM afirmaba en Twitter que el Parlamento Europeo juega un papel muy relevante en el ámbito de las patentes. En particular, sostenía que cualquier desarrollo del paquete de la patente europea con efecto unitario debe ser controlado por el Parlamento Europeo.

Dado que próximamente se celebraran en los Estados Miembros de la UE las elecciones al Parlamento Europeo, creo que es una buena ocasión para examinar qué papel ha tenido la UE en general y el Parlamento Europeo en particular en el desarrollo del sistema de patentes en Europa.

EN EL PRINCIPIO FUE LA EPO

En materia de propiedad industrial, la UE ha establecido mediante Reglamentos títulos propios como las marcas de la UE, los dibujos y modelos comunitarios o las variedades vegetales comunitarias.  Ademas, el derecho de la Unión Europea en materia de propiedad industrial ha tenido una vocación armonizadora de la legislación de sus Estados Miembros, mediante Directivas. 

Sin embargo, en el ámbito concreto de las patentes, a diferencia de lo que ha ocurrido con las marcas o los diseños, la UE no lleva la voz cantante sino que el actor principal es la Oficina Europea de Patentes (EPO). La UE tiene que convivir con una organización que escapa a su control (la Oficina Europea de Patentes), con un título ya creado (la patente europea) y con una armonización ya realizada en lo fundamental (a través del Convenio de la Patente Europea).

Así, la UE solo parece aspirar ya a una armonización parcial, intentando regular lo que pasa después de la concesión de las patentes europeas (patente unitaria en sus diferentes encarnaciones), con escaso éxito por el momento. A nivel sectorial, ha introducido una prórroga para las patentes de medicamentos (certificados complementarios de protección) y ha emprendido diversas iniciativas en relación con las invenciones implementadas en ordenador y biotecnológicas.

LA PATENTE UNITARIA

Una patente unitaria está diseñada como una patente europea que, tras su concesión, adquiere el carácter unitario si así lo desea su titular para los Estados Miembros participantes en el sistema de patente unitaria, cuya entrada en vigor está pendiente del Brexit y del Constitucional alemán.

La patente unitaria no se llama unitaria porque sea de la Unión Europea, sino porque tiene efectos unitarios, es decir, es un todo único que solo puede transferirse, limitarse, revocarse o caducar respecto a todos los Estados Miembros que voluntariamente participen en el sistema.

El papel de la UE en el sistema de patente europea con efectos unitarios es poco relevante en comparación con el que juega en otros sistemas de propiedad industrial como el de marcas de la UE, por el diseño del sistema ideado por la Comisión y por la huida del derecho de la UE protagonizada por sus Estados Miembros participantes.

  • Las patentes unitarias son, ante todo, patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes (EPO), según el Convenio de Patente Europea, del que son parte todos los Estados Miembros de la UE (pero no la UE) y otros 10 Estados que no están en la UE.
  • La EPO es una organización internacional independiente de la UE (tan independiente de la UE como la OTAN). Eso supone, por ejemplo, que la decisión de la EPO de conceder o denegar una patente europea no es recurrible ante el sistema jurisdiccional de la UE.
  • Aunque las patentes unitarias y su controvertido régimen lingüístico se crean mediante sendos Reglamentos de la UE, la realidad es que el efecto unitario se crea como un acuerdo especial entre Estados Miembros de la EPO, en el sentido del Convenio de Patente Europea.
  • La EUIPO, como agencia de PI de la UE, podría haber llevado perfectamente el registro de patentes unitarias y el cobro de las tasas de mantenimiento, pero se ha preferido encargar estas tareas a la EPO.
  • Las instituciones de la UE ni pinchan ni cortan a la hora de concretar el importe de las tasas necesarias para obtener una patente europea o mantener una patente unitaria o su reparto entre Estados Miembros, a diferencia de lo que ocurre con las marcas de la UE.
  • Los litigios que pudieran suscitarse sobre patentes unitarias podrían haber sido competencia del sistema jurisdiccional de la UE, pero se prefirió crear el Tribunal Unificado de Patentes, mediante un acuerdo internacional, ajeno a las instituciones de la UE. Además, los Estados Miembros participantes, decidieron huir de la UE y  mutilar el Reglamento propuesto por la Comisión  para la creación de la patente unitaria, eliminado la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la UE pudiera llegar a revisar cuestiones sustantivas de estos litigios. El Parlamento Europeo dijo amén a todo.

En definitiva, para la existencia de la patente unitaria, la UE es contingente pero la EPO es necesaria.

 

LOS CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN

Las patentes, por sí solas, no permiten la explotación de la invención. En concreto, la Ley de Patentes establece que la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley y estará supeditada a las prohibiciones o limitaciones establecidas legalmente (art.66). En este sentido, las patentes de productos farmacéuticos precisan para su explotación una autorización de comercialización.

Precisamente, como “compensación” por el tiempo durante el cual el titular de la patente sobre un producto farmacéutico no ha podido explotar la patente, surgieron los certificados complementarios de protección (CCP) en la UE, regulados mediante Reglamentos. El primer Reglamento, allá por el 92, era “del Consejo”, por lo que cabe deducir que el papel del Parlamento fue escaso. No obstante, las sucesivas reformas de estos títulos, plasmadas en los Reglamentos en vigor del 2009 ya son del “Parlamento Europeo y del Consejo”, lo que indica un creciente protagonismo del Parlamento Europeo. De hecho, en la última revisión de los CCP, que iba encaminada a quitarles potencia introduciendo una exención de fabricación para la exportación a países terceros en los que el fármaco no estuviera (ya) protegido, por iniciativa del Parlamento Europeo se les quitará todavía más potencia a los CCP, introduciendo una exención adicional de fabricación para el almacenamiento (stockpiling), imponiéndose a la voluntad de algunos Estados Miembros en el Consejo.

Por cierto, la UE usa los CCPs como arma en sus negociaciones comerciales, tratando de imponer estas “prórrogas” de patentes en la otra parte, no solo a países desarrollados, como fue el caso del CETA con Canadá, sino también a países como Túnez, a los que previamente había extendido sus tentáculos la patente “europea”.

 

LAS PATENTES DE SOFTWARE

 

Donde sí tuvo un papel estrella el Parlamento Europeo fue en el rechazo a la Directiva sobre la patentabilidad de invenciones implementadas en ordenador en 2005, devolviendo al corral la propuesta de la Comisión. No obstante, la EPO ha seguido haciendo lo que le ha dado la gana en este ámbito, por lo que el rechazo del Parlamento Europeo no se tradujo en la eliminación de las “patentes de software” y provoca seguramente la inhibición de la UE en la regulación de patentes relacionadas con la inteligencia artificial, dejando la iniciativa a la EPO

LAS PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

A diferencia de las patentes de software, a finales del siglo pasado, mediante una Directiva del Parlamento y del Consejo, la UE reclamó para sí la armonización de la protección por patente de invenciones biotecnológicas. En parte para acomodar la Directiva, una conferencia diplomática revisó el Convenio de la Patente Europea y se modificó el Reglamento del Convenio (Implementing Regulations).

Además, la EPO ha seguido las sentencias del TJUE relacionadas con la Directiva, implementándolas en sus directrices de examen. Así, en el caso Brüstle, el TJUE tuvo que interpretar qué es un “embrión humano” en el contexto de la prohibición de conceder patentes que introduce la Directiva para el uso de embriones humanos por considerarse contrario al orden público. Un poco a regañadientes, la Cámara de Recursos hizo suya la interpretación de el TJUE (T 2221/10), tras dejar claro que lo hacía, no porque la UE le obligara, sino porque considera que las sentencias del TJUE son “persuasivas” (¿todas igual de persuasivas?) y porque la EPO tiene que velar por la interpretación uniforme del derecho europeo de patentes.

Sin embargo, eso no significa que la EPO se rija por el derecho de la Unión, en general, ni por esta Directiva, en particular. Como demuestra el caso de la patentabilidad de plantas o frutos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos, la Comisión, el Consejo, el Parlamento y los Estados Miembros de la EPO en su Consejo de Administración dicen “ajo” (que no son patentables) y la Cámara de Recursos de la EPO dice “cebolla” (que sí lo son). Esto ha llevado a la EPO a suspender la tramitación de todas las patentes afectadas por esta incertidumbre legal y referir de nuevo la cuestión a la (Gran) Cámara de Recursos para que lo piense mejor. Ya veremos cómo acaba este conflicto entre la UE y la EPO, y el papel que juegan las instituciones de la UE en su resolución. Si la Gran Cámara de Recursos dice que la cuestión no es admisible o que no hay nada que cambiar en su interpretación del CPE, parece que será necesario tocar el CPE o que una sentencia del TJUE sea suficientemente “persuasiva”.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, la UE juega un papel limitado en el campo de las patentes, en parte porque la EPO le ha comido ya la tostada, en parte porque los Estados Miembros no quiere que lo juegue y en parte porque las propias instituciones se lavan las manos y le pasan el marrón a los Estados Miembros. Sobre esto último, en relación con el acceso a la salud y a los medicamentos protegidos por patente, véase la respuesta de la Comisión a la pregunta de una europarlamentaría española sobre licencias obligatorias.

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Levantando el velo de los mayores solicitantes particulares en 2018

11/04/2019

INTRODUCCIÓN

Recientemente la OEPM ha publicado una infografía con datos sobre las solicitudes recibidas en 2018. Entre esos datos figuran las clasificaciones de los mayores solicitantes para cada modalidad.

En este artículo intento deducir usando las bases de datos públicas de propiedad industrial la identidad de las personas físicas que se ocultan tras el término “solicitante particular”. Pese a que la OEPM no revela la identidad de estas personas en su infografía, los datos personales (incluido el domicilio) de los solicitantes se diseminan por imperativo legal a los cuatro vientos.

PATENTES

La venida al mundo de la nueva ley de patentes supuso la expulsión
de los solicitantes particulares del edén de los inventores. Así, después de encabezar en 2016 la clasificación, Manuel Muñoz y Francisco Javier Porras han abandonado los puestos de honor.

Por lo demás, encabeza la clasificación BSH, multinacional alemana que fabrica electrodomésticos bajo las marcas Bosch, Siemens y Balay, entre otras. En las solicitudes de patente aparecen siempre a pachas la sucursal española y la matriz alemana, por lo que entiendo que estas empresas son co-solicitantes de las mismas 89 solicitudes en 2018 (y no solicitantes cada una de 89 patentes distintas).

Un pequeño detalle que ha cambiado la nueva ley de patentes es la posibilidad de que el inventor renuncie a aparecer mencionado como tal (ejemplos). Con la anterior ley, esta renuncia no era posible y la falta de designación del inventor conllevaba la retirada de la solicitud.

MODELOS DE UTILIDAD

Nada menos que 3 particulares entre los 6 mayores solicitantes. Para descubrir quiénes son, he empleado la fuerza bruta: he buscado en Espacenet modelos de utilidad presentados en 2018 (más de 2000) y me he descargado a Excel los resultados (troceando la consulta en cachos de 500). El líder, con 39, es Manuel Muñoz, que contribuye así a consolidar el sorpasso de los modelos de utilidad (2700) a las patentes (1578). Respecto a los que ocupan el tercer y cuarto puesto, todo apunta a que se trata del dúo formado por Iñigo Velaz y Santos Gómez.

Mención aparte merece La Fabrica de Inventos, SL., que consolida el segundo puesto que ya alcanzó en 2017, desde la entrada en vigor de la nueva ley de patentes. Se trata de una empresa radicada en Castilla y León, propiedad de Guillermo Alonso y Roberto López creada para “dar soporte a empresas y particulares que tengan una nueva idea sobre un proyecto o un producto innovador y que necesiten cualquier servicio que haga que evolucione desde su concepción hasta su comercialización”. Parece que en ese soporte se incluye últimamente participar en la propiedad de los modelos de utilidad que generan los particulares y llevar la tramitación de la solicitud. Según sus cuentas, esta empresa tuvo unos ingresos de 488.000€ en 2017 (250.000€ en 2016).

MARCAS

Aquí el primer solicitante es un particular que presenta más marcas (473) que los siguientes cinco juntos (RTVE, Mahou, Mediaset,…). Para deducir su identidad he echado mano de la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI , ya que permite hacer análisis estadísticos de los solicitantes correspondientes a los resultados de una búsqueda.

Aunque hay discrepancias entre los datos de la infografía de la OEPM y los obtenidos consultando esta base de datos, en ambos casos el primero tiene el mismo número de solicitudes: 473. Pedro Canovas Baena es un empresario sevillano que dirige varias empresas, una de las cuales se llama “Desarrollos Industriales de Productos con Marca, SL“. Durante una fiebre equinoccial que duró del 19 al 21 de marzo, el Sr. Canovas solicitó más de 400 marcas, la gran mayoría en la clase 30 (cervezas y refrescos) como, por ejemplo, SINBEERGUENZA, MASTODONTE, ANGRY BEERS, CACA-CULO, MENOC DONALD, PUNICA o BAR VEIDER.

Miguel Ángel Galán Castellanos, aka Querellator, dirige la principal escuela de formación de entrenadores de fútbol (CONAFE) y se postuló a presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para sustituir a Villar tras denunciarlo, y luego denunció al actual presidente Rubiales. En ese año turbulento de 2018 solicitó 59 marcas relacionadas con federaciones de deportes electrónicos (p.ej., REAL FEDERACION DEPORTIVA E-SPORTS DE MADRID), habiendo sido muchas de ellas rechazadas. Con 59 solicitudes, Miguel Ángel debería aparecer en la infografía de la OEPM, por lo que entiendo que en la infografía no se consideran solicitudes denegadas.

NOMBRES COMERCIALES

El nombre de los solicitantes particulares de nombres comerciales se obtiene de manera análoga a los de marcas. Alejandro Valmaña solicita nombres comerciales referidos al ocio universitario (PAELLAS DE BIENVENIDAS UNIVERSITARIAS o KAXONDEO), mientras que Mariano Legaz solicita nombres comerciales para productos veterinarios (MUCOREACTIV, MEGABACTER) que luego se venden en el portal www.legazin.es.

En teoría, las marcas sirven para distinguir productos o servicios y los nombres comerciales para distinguir empresas. En el caso de los nombres comerciales del Sr. Legaz, no parece ser así. Esto podría ser anecdótico, pero las solicitudes de nombres comerciales están aumentando al 30%, mientras que las marcas están estancadas. Para mí y para otros las causas del espectacular aumento de los nombres comerciales son desconocidas.

Los diseños industriales ya tal, porque no conozco una manera sensata de determinar la identidad de los mayores solicitantes usando las bases de datos públicas.

CONCLUSIÓN

Las estadísticas de mayores solicitantes son muy interesantes porque permiten obtener pistas del uso y evolución del sistema de propiedad industrial, más allá de las cifras agregadas.

Algunas sugerencias para mejorar estas estadísticas:

  • Publicar los nombres de los solicitantes que son personas físicas. No parece muy coherente ocultarlos en estas estadísticas, cuando antes se ha publicado, no solo su nombre, sino hasta su domicilio.
  • Asignar a cada solicitante el porcentaje que le corresponda de cada solicitud; si eso es muy complicado, asignar la solicitud al primer solicitante.
  • Incluir las solicitudes que se solicitan, con independencia de si en el momento de elaborar la estadística han sido denegadas.


La patente del STOP en catalán

11/03/2019

INTRODUCCIÓN

El alcalde de una pequeña población ilerdense ha aparecido en los medios por haber “patentado” la señal de tráfico del STOP en catalán, es decir, sustituyendo STOP por un equivalente en dicho idioma (p.ej., PAREU), para reivindicar así la normalización lingüística. Además, pretende sustituir las señales de STOP en su pueblo por las así “normalizadas” e invita (no sé si literalmente) a otras administraciones públicas catalanas a sustituirlas también.

Foto Diario “Ara” (Ahora)

EL LENGUAJE PITUFO

Esta noticia es un ejemplo más del lenguaje pitufo que usan habitualmente los medios al tratar la propiedad industrial. Si los pitufos usaban continuamente el verbo “pitufar” y el nombre “pitufo” como sinónimos de cualquier acción o cosa, algunos periodistas cometen el error de emplear “patentar” y “patente” para referirse a cualquier acción relacionada con cualquier modalidad de propiedad industrial.

Pitufando la patente

DISEÑOS EXPRESS

En realidad, no hay ninguna patente involucrada, sino que se trata de un diseño industrial que, por cierto, la OEPM concede mediante un procedimiento ultrarrápido de simple registro. En este caso, el alcalde presentó su solicitud de diseño (D0528919) el 1 de octubre de 2018 (fecha nada casual) y la OEPM lo concedió el mismo día, publicándose la concesión el 4 de octubre.

En la misma solicitud de diseño es posible incluir varias figuras. Así, el alcalde reivindicaba 4 formas de decir STOP en catalán (PARA’T, PAREU, ATURA’T, PARI) con y sin un margen blanco, en 8 figuras.

Los requisitos de un diseño son los de novedad y carácter singular. El primero es más o menos autoexplicativo; el segundo supone que “la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño anterior”. Así, o bien, el diseño no tiene carácter singular (y es anulable), o bien, tiene carácter singular con lo que el conductor al ver la señal del PAREU no piensa que le está ordenando lo mismo que la señal de STOP (lo cual es peligroso). Personalmente me inclino por lo primero.

LA OEPM ME LO CONSEDIÓ Y EL MINISTERIO ME LO AUTORISÓ

Si el alcalde pretendiera pedir royalties a las atracciones de feria o a los alcaldes que quisieran poner un PAREU en el parque infantil de tráfico, podría hacerlo con su diseño.

Sin embargo, me ha llamado la atención que el alcalde parece sugerir que por el hecho de tener un diseño registrado, el “Ministerio de Industria” le ha dado permiso para usarla como señal de tráfico real, “con la condición de que mantenga la forma octogonal y los colores blanco y rojo”.

En realidad, tener un diseño no es una autorización para fabricar productos que incorporen el diseño, ya que, como señala la propia Ley del Diseño “la explotación del diseño no podrá llevarse a cabo de forma contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales”.

Así, si el alcalde quería realmente una autorización debería haber ido a la DGT (Ministerio del Interior) o quizás a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) que son los competentes para definir qué señales de tráfico son las permitidas en las vías públicas.

L’AJUNTAMENT, C’EST MOI

El alcalde representa al ayuntamiento, pero no es el ayuntamiento. Así, el diseño lo ha solicitado el alcalde como persona física (Carles Comes i Marco), por lo que decir, como dice la web del canal 324 de la TV pública catalana, que “L’Ajuntament ha patentat” es doblemente falso (ni hay una patente ni es del ayuntamiento).

¿LA PELA ES LA PELA?

Según los medios, el alcalde persigue dos objetivos con su diseño: obtener una cobertura legal para poner la señal en sus calles (va a ser que no) y hacer negocio. Así, según Radio Balaguer, “L’Ajuntament ha cedit la patent a una empresa que l’explotarà“. Por otra parte, según la web del canal 324, el alcalde espera “que, a poc a poc, altres ajuntaments, diputacions i la Generalitat es puguin sumar a la iniciativa“. El alcalde es consciente de que PAREU es una expresión muy ilerdense, pero dice que también pueden usarse otras en catalán como ‘Atura’t’, ‘Para’t o ‘Pari’, que, ¡oh, casualidad!, también tiene registradas como diseño.

Me pregunto cuanto le cobrará al resto de administraciones públicas catalanas que quieran sumarse a la iniciativa por cada señal “normalizada” y si el dinero irá a parar a su cuenta corriente o a la del ayuntamiento.

La señalización en Torrelameu

Las patentes que solicitamos peligrosamente

14/01/2019

Filed in Spain, la mejor garantía

Introducción

Por razones de seguridad nacional, las invenciones realizadas en España sobre las que se solicite una patente en el extranjero deben pasar primero por la OEPM.

Desde el 1 de abril de 2017, fecha en la que entró en vigor la nueva ley de patentes, solicitar una patente europea o PCT pasando de la OEPM, puede traer como consecuencia que la patente europea o la PCT no produzca efectos en España.

Esta consecuencia, que ha sido introducida por la nueva ley de patentes, creo que no ha recibido mucha atención hasta ahora, pero intuyo que va a traer problemas para más de uno ya en 2020, cuando se empiecen a validar patentes europeas solicitadas en 2017 y se agote el plazo de entrada en fase nacional de las PCT solicitadas en 2017.

Regulación (arts. 152 y 163 Ley de Patentes)

La Ley de Patentes establece que las invenciones realizadas en España sobre las que se solicite una patente europea o PCT deberán presentarse en la OEPM (o en una Comunidad Autónoma competente para ello), salvo que reivindiquen la prioridad de un depósito anterior o salvo que cuenten con la autorización expresa de la OEPM. El incumplimiento de esta obligación supondrá que la patente europea o PCT no producirán efectos en España.

Invenciones made in Spain

Según la Ley de Patentes se presumirá que una invención se ha realizado en España si el solicitante es residente en España. Según me dijo la OEPM, de haber varios solicitantes, todos ellos deben ser residentes para que opere la presunción.

En principio, el que alguno de los inventores sea extranjero o resida en el extranjero no destruye la presunción, pero la página web de la OEPM  mete al inventor en la ecuación y ya no sé qué pensar.

En cualquier caso, el hecho de que los inventores sean españoles o de que residan y trabajen en España parece que es indiferente, si el solicitante reside en el extranjero. Así, las más de 150 invenciones al año realizadas en Sant Cugat para la empresa estadounidense Hewlett Packard no se presumen como realizadas en España.

No obstante, una cosa es la condición para la presunción y otra cosa es qué llegarán a entender los jueces por una invención “made in Spain”.

Deposito anterior (arts. 111 Ley de Patentes y 49 de su Reglamento de Ejecución)

No existe obligación de presentar la patente europea o PCT en la OEPM, si la solicitud de patentes europea o PCT reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, es decir, si primero se solicita una patente nacional o modelo de utilidad ante la OEPM y luego se reivindica la prioridad de dicha solicitud nacional en la solicitud de patente europea o PCT.

Normalmente, en el plazo de 1 mes, la OEPM le dirá que la solicitud nacional no tiene interés para la defensa nacional y tendrá vía libre para presentar la patente europea o PCT en la EPO o en la OMPI, reivindicando el número y fecha de solicitud nacional. Si el solicitante tiene mucha prisa y no espera a que la OEPM haga su trabajo, a la patente europea o PCT no le pasará nada, pero se arriesga a sufrir en sus cannes las consecuencias del artículo 277 del Código Penal. Para los que tienen mucha prisa y no pueden esperar un mes, pero tampoco quieren arriesgarse a ir a la cárcel, se prevé la posibilidad de pedir una autorización a la OEPM (formulario).

Por otra parte, si se solicita directamente en otro país (p.ej., en Marruecos), una patente sin prioridad sobre una invención realizada en España, la ley de patentes española no puede anular una patente marroquí y el tipo del Código Penal solo opera cuando la solicitud de patente pasa por la OEPM. Eso sí, una europea o PCT que reivindicara la prioridad marroquí, en principio, no tendría efectos en España.

Autorización previa (arts. 115 Ley de Patentes y 50 de su Reglamento de Ejecución)

Sin necesidad de hacer un depósito previo en España, el solicitante puede evitar las consecuencias nefastas para su patente europea o PCT, pidiéndole a la OEPM que le autorice a presentar en el extranjero una patente sobre la invención (formulario). Para ello, tiene que aportar una copia de la solicitud que pretenda presentar en el extranjero. En general, la OEPM concederá la autorización en 1 mes.

No obstante, si vamos al literal de los artículos 152 y 163 vemos que la autorización no se menciona expresamente como gatera para librarse de la carencia de efectos en España.  Además, el artículo 115 habla de una autorización para solicitar patente en un “país extranjero” sin mencionar una patente europea o PCT. Podría interpretarse que la autorización no tiene efectos sanadores para una europea o PCT, ya que una europea o PCT no es exactamente una solicitud de patente en un país. Quizás es buscarle, 3 pies al gato, pero si alguien quiere cargarse en España una patente europea, se los buscará.

It’s the enforcement, stupid!

Aquí lo importante va a ser saber quién y cómo va a declarar que una patente europea o una PCT carece de efectos en España por las razones comentadas en este artículo.

Una opción sería que la OEPM hiciera de agente de aduanas inspeccionando los papeles de la validación o de la entrada en fase nacional en España. En ese caso, si la OEPM presume que la invención se ha realizado en España y el solicitante no enseña la prioridad española o la autorización previa, podría denegar la validación o la entrada en fase nacional. Como esta opción no está expresamente prevista legalmente (ver, en particular, el art.95. del Reglamento de Ejecución), entiendo que la OEPM no vigilará activamente la frontera.

En cualquier caso, supongo que alguien recurrirá la validación de una patente europea por estas razones y los jueces terminarán decidiendo sobre el tema e interpretando qué se entiende por “invención realizada en España” o si un visado para presentar patente en un “país extranjero” también vale para presentarla en la EPO o en la OMPI.

¿Es grave, doctor?

El cambio en la regulación es oportuno porque antes no había consecuencias en saltarse a la torera la ley y hacer contrabando de invenciones. Antes no eran muchos y ahora han disminuido.

Mirando en las bases de datos, solo he podido encontrar 1 solicitud europea (de 137 solicitudes europeas publicadas sin prioridad con todos sus solicitantes e inventores patrios, presentadas en la era de la nueva ley) y 2 PCT (de 56 solicitudes internacionales sin prioridad con todos sus solicitantes residentes en España, presentadas en la era de la nueva ley) que podrían ser problemáticas. Parece por tanto que menos del 2% de las europeas/PCT son de contrabando con la nueva ley.

Para ver cómo ha afectado el cambio legislativo, aplicando los mismos criterios a las solicitudes presentadas en 2016, habría 22 europeas sospechosas de 472 (casi un 5%) y 11 de 91 PCT (más de un 10%). Por tanto, en principio, la nueva regulación habría disminuido drasticamente el contrabando.

Por último, hay que mencionar que con la nueva ley se ha intentado conciliar la necesidad de salvaguardar el interés de la defensa nacional con la demanda empresarial  de presentar en el extranjero lo antes posible y lo más barato posible. Así, ahora, como se ha mencionado, es posible solicitar autorización “express” de la OEPM para presentar en el extranjero. Además, si se presenta una europea en España ahora solo es necesario traducir al español el título y el resumen (antes había que traducir hasta los dibujos).Eso sí, se mantiene la necesidad de presentar en español las PCTs que se presenten en España (RO/ES), lo cual incentiva que los solicitantes que quieran que su PCT se la busque la EPO presenten una europea y luego, si el informe europeo es favorable, presenten una PCT con prioridad en la europea. Esto puede explicar  en parte el descenso de solicitudes PCT y el aumento de europeas que llevamos experimentando en los últimos años.


¿La reivindicación te gusta “caracterizada porque” o “caracterizada por que”?

17/12/2018

Introducción

Si hay una cosa en el fondo intrascendente, pero que divide a los españoles es la cuestión de si la tortilla de patatas debe hacerse con o sin cebolla. De manera similar, la cuestión de cómo se redacta la parte caracterizadora de las reivindicaciones divide a los hispanohablantes. En particular, sobre si lo correcto gramaticalmente es “junta de la trócola caracterizada porque tiene…” o “…caracterizada por que tiene…”. La primera opción me parece directamente incorrecta; pero la segunda me suena poco natural. Yo personalmente prefiero “…caracterizada por tener…

Reconozco de entrada que la gramática y, en particular, la ortografía, no son mi punto fuerte, por lo que no voy aquí a dar lecciones a nadie: que cada cual caracterice como quiera. Lo que sigue es simplemente una recopilación de fuentes que pueden ilustrar sobre el tema.

El reglamento de la nueva ley de patentes

Por empezar por algún sitio, el artículo 7 del reglamento de ejecución de la nueva ley de patentes dice lo siguiente:

Artículo 7. Contenido y forma de las reivindicaciones.

1. Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección en términos de características técnicas de la invención. Cuando sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:

a) Un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresión del tipo «caracterizado por», exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el párrafo a), se desean proteger.

Este artículo es idéntico al del anterior reglamento con la antigua ley, salvo, precisamente, en la parte subrayada que obliga a que, si se usan reivindicaciones en dos partes, la parte caracterizadora comience por una expresión del tipo “caracterizado por”. Así que 1 punto para “caracterizado por”.

Las directrices de examen y manuales del solicitante de la OEPM

Aquí hay más dispersión. Así, nos encontramos con un ejemplo de cada opción en las directrices de examen.

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En el manual del solicitante, los caracterizados “por que” ganan por goleada, pero también hay caracterizados “porque”.  El equipo de los caracterizados “porque” remontan, ya que están en el ejemplo que se propone como modelo de redacción. Consultado el VAR, un punto para cada opción.

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Mi encuesta en Twitter

Antes de ponerme a redactar esta entrada, hice una encuesta en Twitter sobre el tema. La encuesta todavía estará abierta unas horas por si quieren expresar su opinión. En el momento de escribir estas líneas ganaba claramente “caracterizado porque” a “caracterizado por”. Así, que 1 punto para “caracterizado porque”.

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Lo que las patentes dicen

Si buscamos directamente en las patentes cual es la opción correcta hay que recurrir a las bases de datos. En INVENES creo que estoy usando los conjuros necesarios, siguiendo el libro de hechizos (ayuda), pero los resultados no me parecen coherentes.

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En Google Patents los resultados parecen más coherentes, ganando claramente “caracterizado por que“:

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Lo que dice la doctrina

Buscando sobre el tema, he encontrado un Trabajo Fin del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Vic, en el que se indica que lo correcto es “caracterizado por que”.

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Además, en uno de los Cuadernos de la Fundación Dr. Esteve dedicado a “Consejos para no ponerte en evidencia” al redactar o traducir textos científicos también se menciona “caracterizado por que” como la opción correcta.

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Mi primo el de la RAE

Al final, la autoridad en la materia es la Real Academia Española (RAE). En una consulta por Twitter, la RAE responde que lo correcto es “caracterizado por que”.

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La explicación se ofrece en la ortografía académica:

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Conclusión

Hablando con propiedad (industrial), parece que “caracterizado por que” es correcto y “caracterizado porque” es incorrecto.

Sin embargo, las consecuencias de usar uno u otro es la vida real no existen, aunque los juglares cuentan que un examinador puso algún suspenso por no usar la expresión (que a él le parecía) correcta.

Así que no se preocupen, disfruten del periodo navideño y continúen redactando o interpretando reivindicaciones en un próspero 2019. ¡Felices fiestas!


Las patentes del tomate

10/12/2018

Las hijas del Tomate

Introducción

¿Son protegibles por patente los tomates? Pues en la UE depende, sobre todo, de si el tomate se ha obtenido por un método esencialmente biológico (p.e. cruce o selección) o no (p.e. ingeniería genética). Así, un tomate modificado genéticamente, sea o no transgénico, es, en principio, patentable en la UE, siempre que la viabilidad del invento no se limite a una variedad vegetal determinada (ejemplo).

Me ocuparé en esta entrada de la controversia sobre la patentabilidad de partes de planta o frutos obtenidos por métodos esencialmente biológicos. Esta cuestión está enfrentando actualmente a (las Cámaras de Recursos de) la EPO con la Comisión Europea.

Gazpacho y Mochilo

Siempre van con Pincho

El brócoli y el tomate han sido unidos por el derecho de patentes para siempre, ya que dos casos de patentes sobre estas plantas o frutos han ido definiendo durante 2 décadas la mutable posición de la EPO sobre este tema. Copio y pego del blog de la OEPM (mis acotaciones en [rojo]):

La patente EP1069819, [solicitud de 1999, propiedad de Plant Bioscience, una compañía participada por el Gobierno de Su Majestad Británica] denominada coloquialmente como la “patente del brécol” [¿brécol o brócoli? Ambas formas son correctas, pero “brécol” es más española según la RAE], tiene por objeto la obtención de plantas de brécol con una elevada concentración de una serie de compuestos anticancerígenos. El procedimiento utilizado con tal fin comprende, de manera resumida:

  •  Cruzar plantas de brécol de unas determinadas especies,
  • Seleccionar los híbridos con alto contenido en los compuestos deseados mediante marcadores moleculares,
  • Realizar retrocruzamientos y seleccionar de nuevo las plantas de interés con marcadores moleculares.

Por otro lado, en la patente EP1211926[solicitud de 2000, propiedad del Estado de Israel] llamada “patente del tomate”, se consiguen tomates con un menor contenido en agua, mediante un procedimiento que implica:

  • Cruzar al menos una planta de Lycopersicon esculentum con Lycopersicon spp. para obtener un híbrido,
  • Recoger esta primera generación de semillas híbridas, cultivarlas y polinizarlas,
  • Recolectar las semillas producidas en la etapa anterior, cultivarlas y dejar el fruto en la mata más allá del momento normal de madurez,
  • Seleccionar las plantas con frutos de tomate que presentan un incremento en el porcentaje de peso en seco.

Aunque los procedimientos se apoyen en pasos “técnicos” y “no-esencialmente-biológicos” (usar marcadores moleculares en el brécol; secar tomates y pesarlos), eso no produce efectos sanadores sobre el hecho de que los procedimientos de obtención son esencialmente biológicos (cruce y selección). Esa fue la postura de la Alta Cámara de Recursos de la EPO en 2010 en sus decisiones  G 1/08 (tomate) y G 2/07 (brécol). 

Dicho de otra manera, aunque un procedimiento esencialmente biológico se vista de “técnico”, esencialmente biológico se queda.

Estas son mis reivindicaciones; si no te gustan, tengo otras

Recordemos que la protección por patente de un procedimiento se extiende, no solo al procedimiento en sí, sino también al producto obtenido directamente por el procedimiento patentado. Al revés eso no pasa: una reivindicación de producto obtenido por un procedimiento (“product-by-process”) no protege el procedimiento, pero protege el producto con independencia del procedimiento por el cual se haya obtenido.

Arriba ya hemos visto que si el procedimiento de obtención de una planta es esencialmente biológico, el procedimiento no se puede proteger por patente y, por tanto, la planta no puede protegerse mediante el procedimiento de obtención. Ahora bien,¿se puede proteger por patente la planta caracterizada por ese procedimiento de obtención esencialmente biológico? Si así fuera, esa reivindicación “híbrida” (mezcla de un producto y un procedimiento) no protegería formalmente el procedimiento, pero protegería el tomate obtenido por el procedimiento esencialmente biológico y cualquier tomate estructuralmente idéntico, aunque hubiera sido obtenido por ingeniería genética.

Pues bien, la Alta Cámara de Recursos volvió a la carga sobre el tomate y brócoli así reivindicados en sus decisiones cosecha 2015 G 1/12 (tomate) y la G 2/13 (brócoli). El artículo 53 b) del Convenio de la Patente Europea (CPE) dice que no se concederán patentes europeas para los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. Esta redacción corresponde a la última revisión del CPE que se supone incorporó, entre otras cuestiones, la Directiva UE sobre invenciones biotecnológicas de 1998 (Directiva 98/44/CE).

El Presidente de la Alta Cámara de Recursos opina que:

la extensión de la protección no es lo relevante a la hora de valorar la patentabilidad de una reivindicación. No obstante, chirría rechazar la patentabilidad de un procedimiento, pero aceptar la patentabilidad del producto del procedimiento, que otorga, en general, una protección más extensa. Por otra parte, ¿no hay problemas de “ampliación de contenido”?

-en las reivindicaciones de procedimiento, hay que ver si el procedimiento es patentable (no está excluido de la patentabilidad, es nuevo y no obvio), con independencia de si el producto obtenido lo es; en las reivindicaciones de producto hay que ver si el producto es patentable (no está excluido de la patentabilidad, es nuevo y no obvio), con independencia de si el procedimiento de obtención lo es. Coincido en que no hay problema en permitir patentar un procedimiento nuevo y no obvio con el que se obtenga un producto ya conocido, pero ¿debería permitirse patentar un procedimiento nuevo y no obvio por el que se obtenga un producto cuya explotación fuera contraria al orden público (p.e. un procedimiento de producción de un veneno que solo mata a los seres humanos de una determinada raza)?

–  en los trabajos preparatorios del CPE este tema no se mencionó; hay que seguir el principio de que las excepciones a la patentabilidad hay que entenderlas restrictivamente; la Alta Cámara de Recursos puede tener en cuenta lo que dice la Directiva 98/44/CE, pero solo si surgen dudas de interpretación del CPE.

Como consecuencia, la decisión fue en el sentido de declarar que si una planta es patentable, lo es con independencia del procedimiento con el que se haya obtenido y, así, se permitiría la patentabilidad de plantas y frutos obtenidos mediante un procedimiento esencialmente biológico. Por cierto, Battistelli, el por entonces Presidente de la EPO, había opinado en el mismo sentido.

La falta de armonización en la UE estaba servida, ya que en la transposición de la Directiva, algunos Estados Miembros (p.e. Alemania) habían introducido expresamente la exclusión de la patentabilidad de plantas obtenidas por procedimientos esencialmente biológicos. En el caso español, aunque la exclusión no está expresamente recogida en la Ley de Patentes, la OEPM parece que mantenía el criterio de no aceptar estas plantas (ver segundo comentario)

¿Señor Presidente (de la EPO)? Le habla el Presidente (de la Comisión)

Estábamos ya a finales de 2016 cuando la Comisión Europea, a instancias del Parlamento Europeo, se sacó una Comunicación de la chistera de Juncker en la que opinaba que la intención del legislador de la UE al adoptar la Directiva 98/44/CE era excluir de la patentabilidad los productos (vegetales/animales y partes de vegetales/animales) obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos.

Esto provocó que el Consejo de Administración de la EPO suspendiera inmediatamente la tramitación de todos los expedientes relacionados con plantas/animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos y que modificara en menos de 6 meses el Reglamento de Ejecución del CPE para alinearse expresamente con la opinión de la Comisión. Así, se modificó la Regla 28(2) para que, “bajo el artículo 53 b) del CPE, no se concederán patentes europeas en relación con plantas o animales obtenidos exclusivamente por medio un procedimiento esencialmente biológico”.

El Consejo de Administración de la EPO podría haber modificado por unanimidad también el CPE en este punto, así que parece que, o bien, no se planteó seriamente esta posibilidad, o bien, se planteó pero no se alcanzó la unanimidad.

El trabajo de las Cámaras de Recursos de la EPO es interpretar el CPE, pero en caso de conflicto entre con su Reglamento,  tiene primacía el CPE, según el artículo 164(2) del propio CPE.

Y vuelta la burra al trigo

Así, solo era cuestión de tiempo de que llegara de nuevo el temita a la Cámara de Recursos.  La incertidumbre estaba en el sentido de la decisión. Esta incógnita se despejó hace unos días cuando, en relación con una solicitud de patente de Syngenta, denegada en examen y dirigida a obtener pimientos de un determinado color, una Cámara de Recursos de la EPO decidió que, como la nueva Regla 28 contradice el art. 53b) CPE, según la interpretación dada por la Alta Cámara de Recursos en 2015,  hay que hacer caso al CPE y pasar de la Regla, devolviendo la hot tomato a la división de examen.

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¡Ahí lo llevas, División de Examen!

¿Que será, será?

Al igual que la Cámara de Recursos solo está vinculada por el CPE, lo cierto es que al Tribunal de Justicia de la UE y a los tribunales de los Estados Miembros de la UE, el CPE ni fu ni fa, en comparación con una Directiva y/o su transposición local. Así que, por mucho que la Cámara de Recursos diga que se pueden patentar estos tomates, la realidad es que esas patentes serán papel mojado en la mayoría de los casos.

En cualquier caso, la opción más sensata sería modificar el CPE, para introducir expresamente la exclusión de estas plantas y animales.

A mí los Convenios, ni fu ni fa.


Timadores a domicilio

26/11/2018

Introducción

Pocos son los solicitantes de alguna modalidad de propiedad industrial en España, especialmente de marcas, que no han recibido cartas de “empresas” dedicadas a sacarles los cuartos haciéndose pasar por algo parecido a un oficina de propiedad industrial, aprovechando que el domicilio de los solicitantes debe publicarse para cumplir con la normativa en esta materia.

“No piques”

Este es el lema utilizado en redes sociales por la OEPM para advertir a sus solicitantes de la posibilidad de que reciban cartas y correos fraudulentos pidiéndoles pasta por no-se-sabe-muy-bien-qué.

Así, estas “empresas” recopilan los datos publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) sobre la identidad de los solicitantes y les envían comunicaciones ofreciéndoles sus servicios. Estos “servicios” suelen consistir en incluir la patente o la marca en una base de datos que administra la empresa. Este servicio es completamente inútil para el solicitante, pero se viste de forma que, si el solicitante es novato, puede tener la impresión de que es necesario pagar por dicho servicio para poder registrar su patente, diseño o marca en la OEPM.

En el principio fue el BOPI

El BOPI se publica gratis en distintos formatos, algunos dirigido al público “humano” (PDF, HTML) y otros preparados para el procesado por ordenador (XML).

Para los humanos

Para las machines

Así las cosas, desarrollar una aplicación que lea los XML publicados por la OEPM y cargue una base de datos con los nombres y domicilios de los solicitantes es fácil y barato.

“Tienes una carta de patentes y marcas”

A continuación, el solicitante recibe una carta en su domicilio en la que, en relación con su marca, se le ofrecen unos servicios. El repertorio es extenso; veremos solo un ejemplo sangrante. A primera vista, el solicitante podría pensar que la OEPM le pide 789€ por publicar su marca, pero la letra pequeña deja “claro” que la carta viene de una “empresa” de Bulgaria y esa cantidad se pide a cambio de incluir los datos de la marca y del solicitante en una base de datos propiedad de la empresa búlgara.

¿Qué hacen las oficinas de propiedad industrial?

La OEPM (resumen de medidas) informa de estas malas prácticas en su web y redes sociales y entrega un aviso a todos los solicitantes,   pero eso no evita que los solicitantes reciban las cartas.

La EUIPO también se encuentra con un problema similar y ha creado una base de datos de estafadores y una red anti-estafa en la que participan, entre otras entidades, las oficinas nacionales, la EPO y EUROPOL. Además, la EUIPO ha testificado en juicios por estafa. Así, por ejemplo, en uno de estos juicios, un tribunal sueco condenó a 4 años a un estafador por estas prácticas fraudulentas.

¿Qué habría que hacer?

En el caso de que el solicitante sea una persona física, publicar el domicilio del solicitante puede ocasionar problemas al solicitante, mucho mayores que recibir una carta. A mí no me haría ninguna ilusión ver mi domicilio personal publicado a los cuatro vientos cibernéticos, mucho menos todavía si fuera famoso o me hubiera hecho famoso precisamente por solicitar una marca polémica.

En mi opinión, habría que ir a la raíz del problema y no publicar los datos del domicilio del solicitante. No obstante, habría que cambiar la normativa para ello. Como ya he dicho, la OEPM y la EUIPO publican el domicilio del solicitante no por capricho, sino porque la normativa lo exige. Por ejemplo, en el caso de las marcas nacionales, así lo dispone la Ley de Marcas, y el anteproyecto de modificación no parece cambiar nada al respecto.

En cualquier caso, ni la ley ni el reglamento obligan a la OEPM a publicar el domicilio en XML, por lo que, como medida paliativa quizás el domicilio se podría omitir de esa versión del BOPI, por lo menos para solicitantes que sean personas físicas, con el objeto de dificultar la tarea a las empresas estafadoras.

Ahora bien, no descarto haber escrito una barbaridad con eso de que no se publique el domicilio. De hecho, intuyo que si, conociendo este problema, no se ha cambiado la normativa es porque hay una razón de orden superior que lo impida, pero yo ignoro cuál es esta razón. Quizás algún amable lector pueda aclararlo en los comentarios.

En este sentido, la EUIPO indica en una Decisión de su Presidente que el propósito de poner a disposición del público los datos personales del solicitante es proporcionar la información necesaria para que los terceros y las autoridades puedan ejercer los derechos que les confieren los Reglamentos de Marca y Diseño y determinar la existencia de derechos previos de terceros.

Mi pregunta es, ¿para ejercer exactamente qué derecho de un tercero es necesario publicar el domicilio del solicitante? Incluso en caso de que ese derecho efectivamente exista, ¿no habría otros medios que permitieran a un tercero ejercer ese derecho y que fueran más respetuosos con la privacidad del solicitante? Se me ocurre que el tercero haga una petición a la EUIPO, pagando una tasa lo suficientemente disuasoria como para destruir el modelo de negocio de estas “empresas” (¿10€ está bien?).

Redes mundiales de informática

La OEPM venía incluyendo en la solicitud de marca (modelo no en vigor) una entrañable advertencia al solicitante en relación a que sus datos (salvo el DNI, correo-e y móvil) serán accesibles vía redes mundiales de informática.

redes mundiales

Con la venida del Reglamento General de Protección de Datos, dicha advertencia se ha suprimido, incluyéndose al final del formulario (en vigor) un apartado dedicado a la protección de datos.

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Por otra parte, para que los investigadores realicen estudios estadísticos sería suficiente con que se publicara el código postal del solicitante; creo que no aporta nada a la ciencia hacer estudios estadísticos de las marcas que se presentan en mi calle.

Conclusión

No estoy proponiendo que la OEPM o la EUIPO (o la EPO) no le pida el domicilio al solicitante, ni que ese dato no sea consultable. Lo que propongo es que no se publique el domicilio y que si alguien, distinto de otra Administración Pública, quiere consultarlo, pague la correspondiente tasa, si tan interesado está.