Secreto industrial

Introducción

Se analiza la protección del conocimiento mediante el secreto y sus ventajas e inconvenientes frente a la protección por patentes, así como su complementariedad con las patentes. Además, se exponen las principales formas para su explotación económica y, por último, se hace un repaso a la normativa aplicable.

¿Qué es un secreto industrial?

En un sentido amplio, por secreto industrial se puede entender la información no divulgada. Un término equivalente es el know-how. Por el hecho de mantener secreta la información, el poseedor del secreto obtiene y mantiene una ventaja competitiva.

– Información. Puede ser de carácter técnico (procedimiento de fabricación, formula de un producto) o comercial (lista de clientes, resultados de un estudio de marketing). Aquí nos centraremos más bien en el primer tipo.

– No divulgada. La información no es deducible por los expertos del sector (por ejemplo, mediante ingeniería inversa) y la organización conocedora de la información debe esforzarse en mantenerla secreta. Estos esfuerzos consisten, por ejemplo, en:

  • permitir el acceso exclusivamente a las personas que, dentro o fuera de la organización, necesitan acceder a ella y obligar contractualmente a estas personas a guardar secreto, mediante cláusulas de confidencialidad
  • almacenar la información en un lugar apropiado (por ejemplo, caja fuerte)
  • si se describe en un documento, marcarlo como “CONFIDENCIAL”

Ventajas e inconvenientes frente a la protección por patente

(+) Coste. Solicitar y mantener una patente es más caro que mantener secreta una información. Por ello, las PYMEs y emprendedores usan de manera más intensiva los secretos industriales que las grandes empresas.

(+) Duración. El secreto tiene una duración indefinida, mientras que las patentes duran, como mucho, 20 años.

(+) Divulgación. Las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la solicitud, por lo que daremos a conocer a nuestra competencia no solo el contenido técnico de la invención  sino también qué productos lanzaremos previsiblemente en el futuro y a qué mercados nos dirigimos. Si la solicitud no llega a concederse habremos revelado a nuestra competencia mucha información valiosa sin obtener nada a cambio.

(+) Materia protegible. Todo lo que es protegible por patente podría protegerse por secreto industrial, ya que, por definición, algo protegible por patente será nuevo y no habrá sido divulgado. Sin embargo, hay invenciones que no pueden protegerse como patentes por no cumplir algún otro de los requisitos de patentabilidad (actividad inventiva y aplicación industrial) o por, directamente, estar excluidas de la materia patentable (por ejemplo, los programas de ordenador como tales).

(-) Contenido del derecho. Mientras que la patente otorga un derecho de exclusión, es decir, el derecho a impedir que un tercero explote la invención protegida por la patente, en el caso del secreto, el propietario tendría  derecho a que el secreto no se explotara o no se revelara por un tercero pero solo si el tercero ha usado prácticas deshonestas (por ejemplo, robo, soborno, violación de contrato,…). Sin embargo, nada podría hacer si un tercero consiguiera la información legalmente por sus propios medios (por ejemplo, ingeniería inversa o llegando independientemente a la misma invención). Incluso, si ese tercero patentara lo que venía siendo su secreto no podrá usarlo sin su permiso, salvo que pudiera demostrar el uso previo.

(+) Infracción no detectable. La otra cara de la moneda de la ingeniería inversa se produce cuando no es posible averiguar si un producto ha sido producido mediante un procedimiento patentado. En ese caso, quizás sea más conveniente proteger la invención mediante secreto, ya que será difícil demostrar que se ha infringido la patente del procedimiento en cuestión.

(-) Ejercicio del derecho. La patente es un arma mucho más potente que el secreto en la resolución de conflictos, ya que puede resultar difícil probar que el tercero está usando el secreto, dado que el secreto puede no estar claramente delimitado, y ello sin revelar el propio secreto. Por ejemplo, las partes de un procedimiento judicial pueden verse en la necesidad de revelar, para lograr la tutela judicial pretendida, información confidencial que hasta la fecha se había decidido mantener en secreto,

Por supuesto, tampoco es trivial probar que una patente ha sido infringida, pero en este caso el alcance de la protección está delimitado por las reivindicaciones de la patente publicadas en un documento accesible de manera gratuita al público.

Complementariedad patente-secreto

En ocasiones se dice que la protección por secreto es contraria a la protección por patente. En realidad, patente y secreto no son formas de protección excluyentes sino complementarias. La mejor forma de proteger una invención en su conjunto es en tandem: la parte más general mediante patente y los detalles mediante secreto. El problema es encontrar el equilibrio entre:

  • revelar demasiada información en la patente, vaciando de contenido los secretos
  • revelar muy poca información en la solicitud de patente, haciendo que incumpla el requisito de suficiencia de la descripción.

Esta complementariedad se ha reforzado en EEUU con la reforma de su legislación en patentes,  al no ser ya la divulgación de la mejor forma de ejecutar la invención (best mode) ni causa de nulidad, ni requisito para acusar de infracción a un tercero.

Además, dado que las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la solicitud, el solicitante tiene normalmente ese tiempo para decidir si le conviene continuar la tramitación (y divulgar el secreto) o retirar la solicitud (y continuar la explotación mediante secreto). La retirada por este motivo se produce a menudo cuando el solicitante recibe un informe desfavorable de la correspondiente oficina de patentes.

Explotación económica de secretos

Aunque puede parecer paradójico, la protección legal del secreto comercial fomenta la transferencia de tecnología, la colaboración entre empresas y el empleo. En caso de no estar protegidos los secretos, no se establecería el marco de confianza adecuado para establecer relaciones entre organizaciones ni para contratar empleados.

La explotación de secretos industriales forma parte esencial de los contratos de franquicia.

Además,  muchos acuerdos de licencia de patente incluyen también cláusulas relacionadas con el know-how. En España, en el caso, de venta de la patente, el vendedor está obligado a revelar al comprador el know-how que posea y que resulte necesario para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

Además, a la licencia de know-how es aplicable el incentivo fiscal conocido como “patent box” (artículo 23 Ley Impuesto de Sociedades), por lo que de las rentas de su explotación solo se imputará el 40% en la base imponible. No obstante, la DG Tributos diferencia la licencia de know-how de los contratos de asistencia técnica (que no estarían incluidos en este incentivo independientemente de la denominación del acuerdo).

Normativa aplicable

El Acuerdo APDIC, en su artículo 39, define unos mínimos de protección para todos los países integrantes de la OMC:

Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos

Para recibir esta protección, la información deberá ser secreta, tener un valor comercial por ser secreta y que haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En España, la Ley de Competencia Desleal, en su artículo 13, considera desleal

la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de espionaje o inducción a la infracción contractual

Las instituciones de la Unión Europea están trabajando en una Directiva de armonización de la definición del secreto industrial y de los medios para su protección.

Más información:

 

Una respuesta a Secreto industrial

  1. Olga Moreno dice:

    Muy buen artículo. Gracias por compartirlo.

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