¿Para qué pides un nombre comercial si lo que te conviene es una marca?

INTRODUCCIÓN

El espectacular aumento del número de nombres comerciales en los últimos años es una cuestión que me tiene perplejo. Así, desde 2003, el número de nombres comerciales casi se ha triplicado, mientras que el número de solicitudes de marcas se ha reducido ligeramente.

Como expondré en esta entrada, el nombre comercial no aporta una protección distinta de la de la marca, pero es inferior a esta en cuanto la internacionalización (no genera prioridad) y la protección (no se beneficia de la continuidad registral), por lo que me parece conveniente eliminarlo como título registral, para no perjudicar a nuestras empresas.

EVOLUCIÓN

Como se aprecia en el gráfico, a partir de 2012, por razones esencialmente desconocidas, el número de nombres comerciales comienza un ascenso irresistible similar al final de una etapa reina del Tour de Francia. Las marcas, por el contrario, han languidecido en un perfil plano, como una etapa de la Vuelta a España por La Mancha.

Económicamente, parece razonable esperar una relación positiva entre el PIB y el número de marcas y nombres comerciales. Así, tanto el impacto de la crisis en 2007 como la posterior recuperación a partir de 2012 se aprecian de manera clara en ambas modalidades. No obstante, también es evidente que, en la actualidad, el número de nombres comerciales está completamente desacoplado del PIB.

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL

Según la Ley de Marcas, la marca distingue un producto o servicio de otros idénticos similares; el nombre comercial distingue una empresa de otras que se dedican a actividades idénticas o similares, y sirve para identificarla en el tráfico mercantil. No deja de ser curioso que, pese a su denominación, los nombres comerciales no deben consistir necesariamente en un nombre, es decir, en una denominación, aunque sí deben ser susceptibles de representación gráfica.  Los costes en tasas de ambas modalidades son los mismos y la protección en principio también: el derecho exclusivo a usar el signo en el tráfico económico.

Sin embargo, los nombres comerciales tienen la desventaja frente a las marcas de que obstaculizan la internacionalización de la empresa, ya que no es posible reivindicar su prioridad cuando se quiere solicitar una marca en el exterior, por ejemplo, una marca de la UE. Otra desventaja en este sentido es que no pueden constituir la base de una marca internacional.

Mi impresión es que una buena parte de los solicitantes de nombres comerciales no conocen realmente la diferencia entre marca y nombre comercial, ni los inconvenientes del nombre comercial para internacionalizar la empresa.

COMO MUESTRA, UN NOMBRE COMERCIAL 

Por ejemplo, la Hermandad de la Sentencia de Córdoba es la titular de un nombre comercial (N0358653) para las actividades de fotos, ropa y calzado consistente en una de sus imágenes: el nombre comercial ES la imagen. ¿Distingue la imagen a esta hermandad de otras hermandades o más bien distingue a una estampita de otra? ¿Por qué ha optado realmente esta hermandad por proteger la imagen mediante un nombre comercial en vez de mediante una marca para los productos de fotos, ropa y calzado?

DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL

Siguiendo al Tribunal Supremo: «la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular –empresario– a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión». Así que, en principio, si la denominación social se usa solo en el plano estrictamente jurídico (p.ej., facturas o contratos), no puede tener conflictos con marcas o nombres comerciales. Sin embargo, si la denominación social se usa para distinguir el origen empresarial en el mercado surgirán los pro-ble-mas (p.ej. cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc.).

 

CAUSAS DE LA FIEBRE DEL NOMBRE COMERCIAL

En mi opinión, la principal causa de esta fiebre es que el solicitante de nombres comerciales no está bien informado. Otras posibles causas serían las ventajas del nombre comercial frente a las marcas y algunas exigencias regulatorias.

A continuación analizo estas causas, haciendo mención a los amables tuiteros que respondieron a mi llamada de socorro.

EL SOLICITANTE NO ESTÁ BIEN INFORMADO

A la hora de decidirse por solicitar una marca o nombre comercial, las personas físicas disponen de menos información relevante que las personas jurídicas (p.ej., empresas).  Por otra parte, en general, parece evidente que un solicitante con representante estará mejor informado que uno que actúa sin representante. Por supuesto, habrá solicitantes personas físicas que sepan más de marcas y nombres comerciales que la mayoría de empresas y representantes, pero estoy hablando en términos generales.

Pues bien, los datos muestran que el grupo de solicitantes formado por las personas físicas sin representante es mucho más representativo en nombres comerciales que en marcas.  Las personas físicas piden, en proporción, más nombres comerciales (65%) que marcas (47%). En ambas modalidades el porcentaje que representan las solicitudes de personas físicas ha aumentado en los últimos 6 años, pero el ritmo de crecimiento de este porcentaje es el triple en nombres comerciales (5,6 puntos porcentuales en 6 años) que en marcas (1,8 puntos porcentuales).

fever

Por otra parte, analizando como muestra los datos de marcas y nombres comerciales publicados en el BOPI durante octubre de 2019, se observa que más del 90% de las solicitudes de nombres comerciales van sin representante, mientras que en marcas ese porcentaje baja al 52%.  Además, el grupo menos informado a priori (personas físicas sin representante) solicita el 61% de los nombres comerciales y “solo” el 41% de las marcas. Estos datos corroboran la opinión manifestada por @MarioOrleans.

oct19

Solicitudes publicadas en octubre de 2019

Según el último IP SME Scoreboard, internet es la principal fuente de información que usan las pyme para el desarrollo de su negocio, muy por delante del resto de fuentes. Una búsqueda sobre el tema apunta a resultados con información errónea, como que:

En relación con la información disponible en internet,  @Inakin me indicó que la propia página de la OEPM podría estar induciendo a los solicitantes a pensar que un nombre comercial es más barato que una marca. Juzguen ustedes.

  tasas

Respecto a la solicitud online, @IlzarbeArias señaló que es algo usual que los solicitantes inexpertos se equivoquen de modalidad. La solicitud de signos distintivos se hace mayoritariamente por internet usando la herramienta ProtegeO, proporcionada por la OEPM. Pues bien, creo que en la pantalla donde se elige la modalidad convendría revisar los textos de la ayuda, especialmente el de MARCA, para orientar mejor al solicitante sobre la modalidad que le conviene.

modalidades-e1576499050998.jpg Por su parte, @JSerranoIrurzun y @amatebueno apuntan a que la denominación “nombre comercial” suena mejor que “marca” en oídos poco avezados. Me temo que poco se puede hacer aquí.

VENTAJAS DEL NOMBRE COMERCIAL

@ppucedac apuntaba que los nombres comerciales se conceden más rápido que las marcas. En efecto, al menos los datos de octubre de 2019 confirman esta apreciación: el número medio de días que median entre la publicación de la solicitud y la concesión fue de 200 días para nombres  comerciales y 174 para marcas.

También señalaba @ppucedac que la OEPM permite permiten indicar “Venta de…” en una clase de producto para un nombre comercial, pero no en una marca. No sé hasta que punto esto es conocido por los solicitantes de signos distintivos y relevante en cuanto a la protección, pero en cualquier caso no encontré ninguna indicación en este sentido en los nombres comerciales publicados en octubre.

EXIGENCIAS REGULATORIAS

En ocasiones, hay disposiciones que obligan a tener un nombre comercial para ejercer una actividad. Gracias a @sergio__olite conocí hace tiempo el caso de las agencias de viaje navarras, a las que todavía en la actualidad se les exige haber solicitado un nombre comercial y un ¡rótulo de establecimiento! con carácter previo al inicio de la actividad.

anavarra

Esto de las agencias de viaje no es algo específicamente navarro sino que también está presente en la legislación de otras Comunidades Autónomas, como consecuencia entiendo de una Orden del Ministerio del ramo allá por 1988, actualmente derogada, que así lo obligaba. orden.jpg

En cualquier caso, por muy importante que sean las agencias de viaje, esta regulación habita entre nosotros desde hace más de 30 años, así que no puede explicar el aumento reciente de esta modalidad.

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD REGISTRAL

El Tribunal Supremo ha desarrollado el principio de continuidad registral, que viene a decir que el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras posteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella. La existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos.

Pues bien, el principio de continuidad registral no aplica para nombres comerciales, según se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2017, lo cual es obviamente otra desventaja del nombre comercial frente a la marca.  

lora del rio

Además, de manera errónea en mi opinión, la sentencia parece negar efectos en toda España al nombre comercial y limitarlos a una localidad: Lora del Río. ¿Quizás esté confundiendo nuestro Alto Tribunal el nombre comercial con el extinto rótulo de establecimiento (ver art.83)? El alcalde de Lora del Río nos debe una explicación: 

 

DOCTRINA

Las dos tesis doctorales que he encontrado sobre nombres comerciales concluyen proponiendo la supresión del carácter registral del nombre comercial, estableciendo un régimen transitorio en el que los nombres comerciales en vigor se transformarían en marcas y manteniendo obviamente la protección extra-registral actual acordada en el Convenio de la Unión de París para los nombres comerciales.

CONCLUSIÓN

Parafraseando a un antiguo entrenador del Albacete, mi consejo al que duda entre una marca y un nombre comercial, sería siempre marca. Te queda la prioridad y la continuidad registral. ¡Felices fiestas!

One Response to ¿Para qué pides un nombre comercial si lo que te conviene es una marca?

  1. Mario dice:

    Buen artículo Francisco y gracias por la mención.

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