Las invenciones laborales: el caso Nakamura

10/10/2014

Introducción

Si un empleado inventa algo, ¿de quién es el derecho a la patente? La Ley de Patentes establece el principio general de que el derecho a la patente pertenece al inventor. Sin embargo, la mayoría de las patentes se producen en el ámbito de una relación laboral y en estos casos el derecho a las patentes pertenecerá, en general, a la empresa, sin perjuicio de una posible compensación económica al empleado y de su derecho moral a ser nombrado como inventor en los documentos de patente. Como pueden imaginarse, en este asunto de la compensación económica no suele ser fácil poner de acuerdo a empresa  e inventor. De hecho, puede haber muchos ordenes de magnitud de diferencia entre las compensaciones que la empresa y el inventor consideran como adecuadas, como veremos en el caso Nakamura.

Soy Nakamura, pero otro.

Tipos de invenciones laborales en España (Título IV Ley de Patentes)

- Invenciones pertenecientes a la empresa o  “de encargo” (art.15): aquellas realizadas por el trabajador durante su relación laboral que sean fruto de una actividad de investigación constitutiva del objeto de su contrato. El inventor podría tener derecho a una remuneración complementaria, pero la ley sitúa el listón muy alto, tanto que no hay constancia de que nadie lo haya superado. En concreto, la remuneración complementaria solo procederá cuando la aportación personal del inventor y la importancia de la invención para la empresa haya excedido de manera evidente el contenido del contrato de trabajo.

- Invenciones asumibles por la empresa o “de experiencia” (art.17):aquellas realizadas por el trabajador relacionadas con su actividad profesional y en cuya obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. El empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. Si así lo hiciera, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica, fijada en atención a la importancia del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.

- Invenciones pertenecientes al trabajador  o “libres” (art. 16): en el resto de casos. No obstante, las solicitudes de patente presentadas dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario.

Si trabajador o empresa no llegan a un acuerdo en relación con una invención laboral, antes de acudir a los tribunales, deben someter la controversia a una comisión de conciliación que se constituirá en la OEPM.

El trabajador debe efectuar la comunicación de la invención a la empresa. En caso contrario, pierde cualquier derecho a una compensación económica.  Por otra parte, será nula toda renuncia anticipada del trabajador a este derecho.

En el caso de profesores universitarios, se les reconoce el derecho a una parte de los beneficios obtenidos por la Universidad con la patente, que vendrá determinada por los Estatutos de la Universidad. Normalmente, un tercio para la Universidad, un tercio para el inventor y otro tercio para el departamento donde funge el inventor. Similares derechos se reconocen al personal investigador de los organismos públicos de investigación.

El Anteproyecto de Ley de Patentes mantiene esta tipología de invenciones laborales, cambiando solo trabajador por empleado. Incluso la numeración de los artículos es la misma (15,16 y 17). Eso sí, acompaña cada tipo con un epígrafe “explicativo”: “de servicio” (artículo 15), “libres” (artículo 16) y el original “de explotación” (artículo 17). Por otra parte, el Consejo Económico y Social en su informe sobre el Anteproyecto, manifiesta que:

Respecto a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicio, el CES quiere manifestar que el Anteproyecto en su artículo 15.2 debería expresar en positivo que el empleado autor de la invención tiene derecho a una remuneración suplementaria por su realización. El mecanismo para determinar esa remuneración suplementaria debería recogerse explícitamente en el contrato de trabajo, con el ánimo de dotar a este derecho de una adecuada seguridad jurídica y de evitar la posible litigiosidad al respecto. Asimismo, el texto legal debería recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración con el objetivo de otorgarle contenido sectorial.”

No estoy seguro de comprender la primera fase del párrafo (ese “expresar en positivo” cortocircuita mis neuronas), pero supongo que al CES le gustaría que la remuneración suplementaria fuera la norma y no la excepción. De hecho, esto es algo por lo que algunos como @gianlluis vienen clamando, como forma de incentivar la innovación empresarial.

Independientemente de la regulación,  algunas empresas españolas han comenzado programas para incentivar la conversión de la creatividad de los empleados en patentes. El ejemplo más representativo es el “Patent Club” de Telefónica. Desconozco los detalles económicos, pero supongo habrá contribuido a que Telefónica sea la primera empresa española por solicitudes PCT.

Eso dicen los del Patent Club

¿Y en el extranjero?

Pues por ahí fuera hay de todo. En la UE esta materia no está armonizada y cada Estado Miembro hace lo que quiere. Alemania no parece un mal espejo en el que mirarse. Allí existe una ley desde 1957 que regula las invenciones laborales y establece la obligación de compensación razonable al trabajador, según unas directrices. Fuera de Europa, en Japón los trabajadores también tienen derecho a una remuneración razonable de 1959, como veremos en el caso Nakamura. Podría decirse que esta compensación razonable obligatoria es una de las razones por las que Alemania o Japón generan muchas patentes, pero en seguida se puede poner el contraejemplo de EEUU donde hay muchas patentes sin compensación obligatoria.

El caso Nakamura

El legislador de la Ley de Patentes japonesa de 1959 se percató de los beneficios del sistema alemán que ofrecía a los empleados-inventores el derecho a una compensación económica razonable ligada al valor de la contribución del empleado y a los beneficios de la empresa.

En 1979, Nakamura comenzó a trabajar en la empresa Naichi, por aquel entonces una PYME de la isla de Shikok. En ese momento, la empresa se enfrentaba al reto de producir fosfato de galio (GaP) para su uso como semiconductor en la fabricación de LEDs rojos. Un diodo LED consiste de varias capas de material semiconductor. El color de la luz depende del material semiconductor que se use.

Más tarde, en 1988, Nakamura comenzó a investigar cómo producir LEDs azules. Al entrar en la década de los 90, se habían inventado ya los LED verdes y rojos, pero los azules se resistían. Por ello, todavía no se había desarrollado la iluminación por LED (la luz blanca requiere la combinación verde+rojo+azul), ni las pantallas LED. Nakamura apostó por  el nitruro de galio (GaN) y en 1990 inventó un procedimiento de fabricación de GaN de alta calidad. Naichi solicitó y obtuvo una patente sobre el procedimiento en Japón y en EEUU y comenzó la fabricación en masa en 1993. Naichi compensó a Nakamura con un pago de 200 $.

En 1997 Nakamura abandonó Naichi y en 2001 demandó a su antigua empresa porque la compensación económica no fue razonable, pidiendo una compensación de 190 millones $ en la que su contribución a la invención sería del 100% y que la patente había permitido a Naichi monopolizar el mercado. Naichi respondió a la demanda afirmando que la patente no había permitido impedir que otros competidores explotaran la invención y que la contribución de Nakamura sería como mucho del 5%, ya que la empresa soportó el riesgo asociado a la invención y pago toda la tramitación de la patente.

En 2004, un Tribunal de Tokio falló en favor de Nakamura, estimando el beneficio de Nichia por monopolizar el mercado en 1140 millones de $ y en 50% la contribución de Nakamura  a la invención (570 millones de $). Sin embargo como “solo” había pedido 190 millones de $, esa fue la cantidad que ordenó el fallo como compensación.

La cantidad parecía desorbitada. Nichia recurrió y el Tribunal Superior de Tokio recomendó a las partes que llegaran a un acuerdo en el que la remuneración fuera suficiente como para motivar a los empleados y que a la vez permitiera a las empresas sobrevivir y competir internacionalmente. En 2005, Nichia y Nakamura llegaron a un acuerdo por 8 millones $.

Este caso refleja también un cambio en las relaciones laborales en Japón, donde el compromiso empresa – empleado en el siglo pasado era de por vida (laboral) y la lealtad del empleado con la empresa poco menos que inquebrantable. En este sentido, llama la atención que Nakamura interpuso su demanda después de emigrar a los EEUU. ¿Habría interpuesto la demanda si no hubiera emigrado?

Nakamura, nacionalizado estadounidense, acaba de recibir el premio Nobel de Física, compartido con dos japoneses que desarrollaron independientemente la misma tecnología.

La evolución de la iluminación

Conclusión

Parece casi insultante compensar con 200 $ a un empleado por inventar algo que, protegido por una patente, puede generar miles de millones, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un caso excepcional. Quizás una manera más adecuada que la actual para compensar en España al empleado sería con un porcentaje de los ingresos que la patente genere, de manera análoga a lo establecido para sus colegas investigadores en el sector público.

Se puede alegar que la valoración de patentes es complicada (pero no imposible), que no habría seguridad jurídica en cuanto al importe de la compensación (pero un país poco amigo de la incertidumbre como Alemania tiene esta regulación desde hace medio siglo) y que podría desincentivar la inversión en I+D (no parece que la regulación actual la haya incentivado).

Por último, ¿ustedes qué opinan de todo esto?


Ayudas públicas

14/08/2014

Introducción

Con las ayudas públicas se cierra este serial dedicado a los aspectos empresariales de la PI. Todas las ayudas que conozco están relacionadas con patentes. Si conocen alguna más, sírvanse de los comentarios.

Subvenciones OEPM

Desde 2006 la OEPM concede subvenciones para fomentar la solicitud de patentes y modelos de utilidad en el extranjero, es decir, para la internacionalización de la protección. A partir de 2010, la OEPM concede también subvenciones para el fomento de la solicitud de patentes y modelos de utilidad nacionales (ante la propia OEPM). Estas subvenciones están reguladas por la correspondiente Orden de Bases y, hasta el momento, se convocan anualmente en el segundo trimestre del año. Tomando como referencia la convocatoria de 2014, el crédito presupuestario y la demanda de ayudas suele ser  mucho mayor para las solicitudes en el exterior.

  • Fomento de solicitudes en el extranjero, que deberán tener la prioridad de una solicitud anterior ante la OEPM. Esta solicitud anterior puede ser una patente o modelo de utilidad nacional  o una solicitud europea o PCT presentada ante la OEPM. Por tanto, los solicitantes que presenten su patente europea  ante la EPO sin prioridad española no podrán beneficiarse de esta subvención. Los beneficiarios pueden ser personas físicas y personas jurídicas privadas residentes en España. La intensidad de la ayuda es del  70%, en general, y del 80% para PYMEs y personas físicas. El importe máximo de la ayuda por beneficiario es 60.000€ (65.000€ paraPYMEs y personas físicas). Se subvenciona:
    • la traducción de la solicitud en español a un idioma extranjero
    • en general, las tasas de búsqueda, examen y concesión en otras Oficinas.
    • en el caso de una solicitud europea, además, las anualidades o la validación en el extranjero.
    • en el caso de una solicitud PCT, las tasas de solicitud, búsqueda y examen, si la OEPM ha actuado, respectivamente, como Oficina Receptora (RO), Búsqueda (ISA) o Examen (IPEA).
  • Fomento de solicitudes nacionales (ante la OEPM) de patentes y modelos de utilidad. Las solicitudes deben haber sido publicadas. Los beneficiarios pueden ser PYMEs y personas físicas de nacionalidad española. La intensidad de la ayuda es del  90%.El importe máximo de la ayuda por beneficiario es 60.000€ (65.000€ para PYMEs y personas físicas). Se subvenciona:
    •  la tasa de solicitud (ambas modalidades)
    • la tasa del informe sobre el estado de la técnica (solo en patentes).

Préstamos CDTI (INNTERNACIONALIZA)

INNTERNACIONALIZA financia las actuaciones derivadas de un plan estructurado de internacionalización, con objetivos empresariales bien definidos y un plan de trabajo coherente.

Los beneficiarios pueden ser PYMEs españolas, siendo el mínimo presupuesto financiable de 75.000 € y la máxima intensidad de la ayuda del 75%. Aparte del asesoramiento para la internacionalización (homologaciones, certificaciones, estudios de mercado, …), estos préstamos financian la internacionalización de la propiedad industrial. Algunos de los costes financiables son los siguientes:

  • Redacción de la solicitud
  • Traducciones de la solicitud
  • Defensa administrativa del derecho (p.e. oposición en la EPO)

Estas ayudas son incompatibles con subvenciones OEPM para los mismos costes subvencionables

La ayuda contempla un tramo no reembolsable del 5% y un préstamo por el resto de la ayuda a Euribor+0,1% y 3 años de carencia.


Fiscalidad: contabilidad e incentivos

13/08/2014

Introducción

Capítulo especial en el serial merece el tema de la fiscalidad. Por una parte, se verá cómo se deben contabilizar activos intangibles y, por otra, qué incentivos fiscales existen en relación con la explotación económica de intangibles.

Foto de phillip en Flickr BY-ND

Contabilidad

El punto de partida debe ser la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible (BOE 03/07/2013). No obstante, antes hay que recordar las definiciones de activo e inmovilizado intangible:

Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

Inmovilizado intangible: activo no monetarios sin apariencia física susceptible de valoración económica. Además, debe ser identificable, en el sentido de ser, o bien, separable (susceptible de ser separado de la entidad y ser objeto de negocios jurídicos), o bien, surge de derechos legales o contractuales.

La resolución del ICAC prevé 5 rúbricas en el inmovilizado intangible: Investigación y Desarrollo; Propiedad Industrial; Propiedad Intelectual; Derechos de traspaso; Aplicaciones informáticas.

La valoración inicial será diferente si el activo se produce en la empresa o se adquiere.

-coste de producción:

Se pueden computar dentro del activo intangible los materiales, servicios, salarios y honorarios aplicados a la generación del activo. Sin embargo, no se pueden computar gastos de formación, publicidad, promoción y gastos indirectos. Por tanto, en principio no se pueden computarlos gastos de promoción y publicidad como valor contable de una marca creada por la empresa.

En patentes, los gastos de desarrollo (no los de investigación) se podrán activar en la rúbrica de “Propiedad Industrial” cuando se obtenga la patente.

-precio de adquisición:

En este caso, la valoración es más inmediata. El activo se dará de alta por el precio pagado. No obstante, en combinaciones de negocios (fusiones y adquisiciones) el valor razonable vendrá dado por:

- método basado en el mercado (transacciones recientes entre partes no vinculadas)

- otros métodos de valoración (descuento de flujos, coste de reposición)

Amortización

Hay que distinguir entre los activos según su vida útil sea indefinida o definida:

-Vida útil indefinida (marcas, secreto): el activo no se amortiza, pero se debe analizar anualmente el posible deterioro.

-Vida útil definida (patentes, diseños): el activo se amortiza según una base que refleje el patrón de consumo de los beneficios inherentes al activo.

Incentivos fiscales

El principal incentivo es el conocido comúnmente como “patent box”, consistente en la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles en el Impuesto de Sociedades. Dentro de estos activos intangibles están derechos registrados como las patentes (nacionales o extranjeras) y también derechos no registrados (know-how). Fuera del incentivo se quedan las marcas y  la propiedad intelectual. Este incentivo es especialmente popular entre los grupos de empresas, donde una empresa del grupo es la propietaria de los activos intangibles y los licencia al resto de empresas del grupo.

Dentro y fuera de la caja

La renta es la diferencia entre los ingresos y los gastos procedentes de la cesión o transmisión del activo intangible y se integrarán en la base imponible en un 40% de su importe.

Dentro de los negocios jurídicos posibles, la cesión se corresponde con la licencia y las partes pueden estar vinculadas, mientras que la transmisión se corresponde con la venta y las partes no pueden estar vinculadas. En cualquier caso, debe existir un contrato.

La empresa licenciante/vendedora debe haber contribuido a la creación del activo al menos en el 25% de su coste y debe tener los registros contables adecuados sobre los ingresos y gastos que determinan la renta. En cualquier caso, si el activo intangible está fuera de balance, la renta se estimará en el 80% de los ingresos.

La empresa licenciataria/compradora no debe residir en un paraíso fiscal situado fuera de la UE.

La empresa licenciante/vendedora puede solicitar a la Dirección General de Tributos acuerdo previo sobre la calificación de activos y la valoración de ingresos y gastos.

Ejemplo intragrupo

Supongamos un grupo formado por una “Empresa A” (que se encarga de la I+D y es la titular de una patente) y una “Empresa B” (que se encarga de la producción y venta de un producto que incorpora la tecnología patentada).

La Empresa A  licencia la patente a la Empresa B. El contrato de cesión del derecho de uso contempla unos pagos por ello (1M€/año).

En el balance de la Empresa A la patente figura por un valor de 2M€ (vida útil 20 años; amortización lineal). Las ventas de la Empresa B fueron de 5M€.

ejemplo_patentbox

Lógicamente, al grupo le interesa que los “royalties” que “paga” la “Empresa B” sean altos, pero estarán limitados por la valoración que se haga de la patente mediante el método del mercado, es decir, comparando la licencia con transacciones similares entre partes no vinculadas.

Más información


Due diligence

12/08/2014

Introducción

El serial avanza con ritmo trepidante, cual autobús de “La Requenense”, hacia el final de su segunda temporada.

En este capítulo  se explicará lo que es la due diligence (“diligencia debida”) y su relación con los negocios jurídicos sobre activos intangibles. Como siempre, los comentarios son bienvenidos.

Foto de alfathir CC BY-NC-SA

Due diligence

Se puede definir como el proceso de recopilación de  información relevante sobre el valor y los riesgos de un activo intangible, en el contexto de un negocio jurídico sobre el mismo (compraventa, licencia, hipoteca,..).

Mediante la “due diligence”, el “comprador” (cesionario, licenciatario, banco, inversor) podrá gestionar el riesgo (“saber lo que está comprando”) y tener argumentos de negociación (a la baja) del precio. En el caso del “vendedor” (cedente, licenciante, titular), usará la “due diligence” para maximizar el precio y la probabilidad de venta.

En el curso de este proceso el comprador (o los expertos subcontratados con él bajo un acuerdo de confidencialidad) comprobará, por ejemplo, lo siguiente:

- ¿Posee realmente el vendedor el activo intangible? Si no lo posee, ¿tiene una licencia para usarlo?

- ¿Ha tomado el vendedor los pasos necesarios para proteger su activo intangible?

- ¿Dónde se ha solicitado protección? ¿Las solicitudes están concedidas o todavía en tramitación?

  • En el caso de patentes, ¿los informes de búsqueda son favorables?
  • En el caso de marcas, ¿se han presentado oposiciones?

- En el caso de secretos industriales, ¿se han firmado los acuerdos de confidencialidad necesarios (p.e. con los empleados, en las ofertas comerciales)?

- ¿Hay alguna carga sobre el activo intangible?: copropiedad, subcontratación, hipoteca, acciones judiciales/administrativas de nulidad,…

- ¿Hay algún otro activo intangible no controlado que pudiera interferir? ¿Se podría infringir algún derecho de terceros mediante la explotación del activo?

Para el “vendedor” es importante realizar una “due diligence” previa al comienzo de la negociación para mejorar las posibilidades de concluir la venta y optimizar el precio. En este sentido, si el “vendedor” no realiza una “due diligence” y el “comprador” descubre, por ejemplo, que el “comprador” no es titular al 100% del activo, aquel tendrá pocos argumentos para evitar una importante revisión a la baja del precio y es posible que la transacción se retrase (hasta que se obtenga el consentimiento del copropietario) o que nunca se realice.

“Hecho, pero todavía tengo que hacer la ‘due diligence'” Foto de Leepaxton CC-BY-SA

Más información

IP due diligence: assessing value and risks of intangibles European IPR Helpdesk
Due diligence in transactions involving IP Shapiro LLP

Negocios jurídicos

11/08/2014

Introducción

Continúa el serial sobre los aspectos empresariales de la PI con los negocios jurídicos. En esta segunda temporada se trata la  PI como objeto del derecho de propiedad. En este primer capítulo se exponen los principales negocios y se deja para una posterior entrada el tema de la ‘due diligence’. Se tratará el tema desde un punto de vista formal, pero hay que tener presente que tras los negocios jurídicos está siempre presente la valoración de la PI objeto del negocio.

Mi dominio de la materia no es precisamente alto, por lo que agradeceré cualquier corrección en los comentarios.

Ask the kid lawyers

Propiedad industrial, propiedad intelectual

En el caso de la propiedad industrial, el registro es constitutivo del derecho (patente, marca o diseño) y  los negocios jurídicos sobre ellos tendrán que ser inscritos en la OEPM para que surtan efectos frente a terceros de buena fe.

Sin embargo, el registro de propiedad intelectual tiene carácter meramente declarativo. No obstante, salvo prueba en contra, se presume que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.

Cotitularidad

Las patentes, marcas y diseños son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas (comunidad de bienes). De manera similar, los derechos de propiedad intelectual sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos.

El régimen de cotitularidad es el previsto por defecto en Horizonte 2020 para el foreground (los resultados).

Transmisión

Tanto la propiedad industrial como la intelectual son tranmisibles mortis causa, pero nos ocuparemos aquí exclusivamente de la transmisión inter vivos.

En propiedad industrial, la transmisión  implicará la compraventa de la patente, marca o diseño y un verdadero cambio de titular. En muchos casos, la transmisión irá ligada a la transmisión o liquidación de la empresa. A continuación, algunas precisiones según la modalidad:

  • Patentes. Quien transmite está obligado a poner a disposición del adquirente el know-how que posea y que resulte necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Por otra parte, se presume mala fe cuando no incluya en el contrato la mención a los informes sobre la patentabilidad de la invención de que disponga o le conste su existencia.
  • Marcas. En general, la transmisión de la empresa  implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario.

Por contra, en el caso de la propiedad intelectual, la transmisión es en realidad una cesión de los derechos y no puede decirse que haya un cambio en la propiedad del derecho. La cesión quedará limitada al derecho o derechos de explotación cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.

Licencia

Mediante la licencia, el titular del derecho (el licenciante) autoriza a un tercero (el licenciatario) a que hago algo que, sin licencia, infringiría el derecho. Normalmente, recibirá como contraprestación un canon (también llamado regalías o royalties). En general, una empresa en funcionamiento preferirá mantener la propiedad del activo mediante una licencia a transmitirlo. Algunos ejemplos de licencia:

  • Comercialización de la invención patentada, con las precisiones sobre el know-how y la mala fe mencionadas más arriba.
  • Uso de la marca registrada o de secretos industriales, típicamente incluido en un contrato de franquicia.
  • Licencias Creative Commons, en el caso de propiedad intelectual.

La  licencia puede ser exclusiva o no-exclusiva. Si es no-exclusiva, el propietario podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención. Sin embargo, la licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el titular sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho. Lógicamente, las licencias exclusivas son más valiosas. Además, en el caso de las patentes, una licencia exclusiva legitima al licenciatario para emprender acciones legales por infracción de la patente.

Hipoteca (mobiliaria)

El activo se usa como garantía de un préstamo. La modalidad más susceptible de ser hipotecada es la marca.

La hipoteca mobiliaria debe constar en escritura pública y sólo será oponible a terceros una vez inscrita en el Registro Mercantil y Bienes Muebles de Madrid. En el caso de la propiedad industrial, una vez inscrita la hipoteca, se notificará de oficio a la OEPM, para su anotación en el Registro de Patentes, Marcas o Diseños.

Más información

Transmisión

Licencia


Aspectos económicos: Herramientas de valoración

08/08/2014

Introducción

Con el análisis de algunas herramientas para la valoración de activos intangibles se cierra la primera “temporada” de la serie “Aspectos económicos de la PI“. En esta primera temporada se ha tratado el tema de la valoración: aspectos generales, métodos y, ahora, herramientas. La serie continuará con una segunda temporada dedicada a los distintos “Negocios jurídicos” que se pueden realizar con PI (compraventa, licencia, hipoteca,…).

La primera herramienta es el valorador

Todavía no se ha diseñado una caja negra que reciba como entrada el número de publicación de una  marca y los CIFs de las partes y emita un inf0rme incuestionable que afirme “El valor razonable de esta marca para una transacción entre estas partes es X €”.

No confundir con el “patent-box”

Por tanto, parece que experiencia en valoración, conocimientos sobre PI y sentido común serán herramientas indispensables con las que tendrá que contar el valorador. Un par de ejemplos:

  •  en valoraciones de empresas por descuento de flujos de caja es común estimar los flujos de caja en los próximos años (5, por ejemplo) y asumir que la empresa crecerá a una tasa anual determinada a partir del año 5. Con ello, se consigue calcular el valor residual de la empresa después del año 5. Esta práctica podría  usarse en la valoración de marcas (asumiendo que se renuevan indefinidamente) o de secretos industriales (asumiendo que nadie va a descubrir el secreto), pero no tendría sentido en el caso de patentes, modelos de utilidad y diseños (caducan y tienen una vida útil limitada).
  • en el contexto de una valoración para licencia el activo intangible es habitual usar la “regla de 25%“:  el licenciante – propietario del activo- se queda con el 25% del beneficio del licenciante (o en su defecto del 5% del volumen de ventas). Usar estos porcentajes como referencia puede ser útil, pero no pueden ser válidos para todo tipo de activos y situaciones.

El mandamiento del 25%

Veremos a continuación algunas otras herramientas, de tipo informático, que podrán ayudar al valorador.

La hoja de cálculo

Cualquier cálculo, por sofisticado que sea, en relación con la valoración por métodos cuantitativos de un activo intangible puede hacerse con Excel (o cualquier otra hoja de cálculo). En Internet se pueden encontrar hojas de cálculo que pueden servir de “inspiración”, tanto de propósito general (MyPatent, FITT) como específicas (Milken-patentes biotecnológicas por descuento de flujos de caja).

Herramientas para métodos cualitativos (evaluación)

Algunas Oficinas de PI proporcionan este tipo de herramientas de manera gratuita. Destacaremos las siguientes:

  • IP Score (EPO). Valoración cualitativa y cuantitativa de patentes y proyectos I+D. Se trata de una aplicación basada en MS Access que incluye 40 indicadores de valoración. Además, incorpora un módulo financiero cuantitativo que proporciona una estimación rápida del valor actual neto de una patente o de una cartera de patentes. La OEPM ofrece una versión gratuita en español.

IP Score

  • IP Evaluation (DKPTO). Valoración cualitativa de patentes, marcas y diseños. Herramienta proporcionada gratuitamente por la Oficina Danesa dentro de su portal dedicado a la comercialización de derechos de PI (ip-tradeportal).

    IP Evaluation

 

 


Aspectos económicos: Métodos de valoración

07/08/2014

Introducción

Se continúa la serie de artículos dedicados a los aspectos económicos de la PI y en particular a la valoración con el tema de los métodos de valoración de activos intangibles. Si el resultado de aplicar el método conduce a una cantidad monetaria estaríamos ante un método cuantitativo. Por el contrario, si el método es cualitativo su resultado no será una cantidad y estaremos más bien ante una evaluación del activo intangible. El método de valoración que se use deberá ser coherente con la finalidad de la valoración. En cualquier caso, la utilidad del método estará condicionada por el sentido común y la experiencia del valorador.

“Aquí, valorando una patente.”

Métodos cuantitativos A continuación se enumeran y esbozan algunos de los métodos cuantitativos más importantes. El orden en el que se presentan no está relacionado con su bondad.

A) Método basado en el coste. Debe emplearse cuando la finalidad de la valoración es contable y tiene la ventaja de su facilidad de cálculo.

  • Si la empresa ha comprado el activo, se valora por el precio pagado.
  • Si la empresa ha producido el activo, los costes que la empresa deberá imputar serán los costes directos en los que haya incurrido para producirlo (materiales, salarios, tasas y honorarios para el registro). Otra posibilidad en este caso es valorar estimando los costes de reposición: ¿cuánto costaría reponer el activo por otro de las mismas características?

Sin embargo, más allá de este uso contable, su utilidad es cuestionable por varias razones. En primer lugar, refleja la versión contable del pasado del activo intangible, pero nada nos dice sobre las expectativas futuras que sobre el activo pueda tener un tercero, es decir, cuánto pagaría un tercero por comprar o licenciar el activo. Por otra parte, no tiene en cuenta el hecho de que los activos intangibles son, en general, únicos e insustituibles. Así, por ejemplo, no tiene sentido “reponer” una patente porque ya no sería nueva y por tanto no podría crearse de nuevo. . Por último, aunque dos marcas hayan costado lo mismo (simplificando, las tasas de registro), sería muy arriesgado concluir que valen los mismo.

Los activos intangibles suelen ser únicos.

B) Método basado en el mercado. El valor se estima a partir del precio pagado en una transacción sobre un activo similar entre partes no vinculadas. El método encuentra su utilidad principal en el ámbito fiscal, para la determinación del valor normal de mercado en operaciones intra-grupo, en el contexto del incentivo fiscal “patent box”.

La posible aplicación del método depende de la posibilidad de identificar activos similares que hayan sido objeto de una transacción y obtener información sobre el importe de la transacción. Para ello se pueden consultar cuentas anuales, decisiones judiciales y bases de datos especializadas como, por ejemplo, la de LES España-Portugal. En cualquier caso, cuanto más “único” sea el activo intangible a valorar, menos recomendable es la valoración por este método, ya que el activo similar más cercano será, en realidad, muy distinto.

C) Método de descuento de flujos de caja. El valor coincidiría con  los flujos de caja que se prevé obtener en el futuro por el uso comercial del activo intangible, descontados a una tasa apropiada.

En general, se tratará de los flujos de caja (cobros y pagos, entradas y salidas de dinero) resultantes de la explotación del activo. El uso de este método está bastante extendido y es normalmente aceptado, sobre todo, en el contexto de una posible inversión de una ronda de financiación.

D) Método relief-from-royalty. Similar al anterior, aunque no se descuentan flujos de caja, sino los hipotéticos ahorros que la empresa obtiene por ser propietaria del activo y no tener que licenciarlo. Se emplea habitualmente en la valoración de marcas.

Normalmente los ahorros se estiman como un porcentaje, correspondiente al hipotético royalty, sobre los cobros asociados específicamente con el intangible valorado.

Amiguiños sí, pero la vaca por lo que vale.

E) Método “con/sin”. El valor sería la diferencia entre el valor de la empresa con el activo y sin el activo. En el caso de una marca, sería la diferencia entre el valor de la empresa con marca y el de otra empresa análoga que vendiera productos sin marca (genéricos o marcas blancas) y esta diferencia vendría determinada por:

(+) Precio extra (respecto a una marca blanca)

(+) Volumen ventas extra (respecto a una marca blanca)

(-) Gastos diferenciales debidos a la marca.

F) Metodo basado en opciones. Asimila la valoración de un activo intangible con la valoración de una opción de compra (call option). Aunque la norma UNE 16008 de transferencia de tecnología afirma que es el más fiable,  pero que en realidad es es muy poco utilizado por su complejidad.

Métodos cualitativos (evaluación). Dentro de este grupo irían todos los métodos que se basan en el análisis de  indicadores que idealmente cubran todos los aspectos relacionados con el valor del activo: legales, tecnológicos, de mercado, etc.

Normalmente, el método se implementa a través de un formulario en el que hay que valorar el activo en una escala (por ejemplo,  del 1 al 10) en relación con los indicadores relevantes. El resultado será normalmente un perfil del activo, destacando sus aspectos fuertes y débiles en función de la evaluación efectuada.

Este tipo de métodos son empleados, sobre todo, para apoyar el proceso de toma de decisiones internos en la empresa sobre el activo intangible (por ejemplo, ¿tiene sentido renovar esta marca?, ¿internacionalizamos esta patente?)

Más información. Se recomiendan los siguientes materiales:

- Norma UNE 16008:2012. Gestión de la I+D+i: Transferencia de tecnología (AENOR)

- Fact Sheet IP Valuation. European IPR Helpdesk.

- Valoración de marcas e intangibles. Pablo Fernández (IESE)

- Por qué contar con una adecuada valoración de la marca: fines, medios y casos. Sergio Larreina (PONS)

- La licencia de tecnología: métodos de valoración e instrumentos contractuales en el sector biotecnológico. Miguel Mulet (Genetrix)

 

 

 


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