Solicitudes europeas y PCT en 2013

27/03/2014

Introducción

Ya es primavera en este blog y es época de diseccionar los resultados generales de los sistemas europeos y PCT, con especial atención a los números de España.

Las mascaradas son para la primavera

PCT

El número de solicitudes internacionales de patente (PCT) presentadas aumentó un 5% en 2013, manteniendo la tendencia del año pasado (crecimiento del 6,6%). Como de costumbre, EEUU y Japón se reparten la mitad del pastel. Medalla de bronce para China, que con un crecimiento impresionante supera a Alemania. Corea (del Sur) es el otro país del Top 5.

Las solicitudes PCT de origen español presentadas en 2013 aumentaron un 3%. Aunque España sigue representando menos del 1% del total de PCTs, la cifra es positiva después del mal dato de 2012 (-2% de bajada). Aunque hemos superado a Australia, Israel viene apretando con un crecimiento del 17% y lo normal es que nos adelante en 2014.

pct_2013

En cuanto a los solicitantes, por razones de confidencialidad, las estadísticas se refieren a las solicitudes PCT publicadas durante 2013 (que es un conjunto distinto al de solicitudes PCT presentadas durante 2013). Las solicitudes PCT se publican a los 18 meses contados a partir de la fecha de presentación internacional o, en su caso, de la fecha de prioridad.

pct_applicants

El líder este año es Panasonic, que se aprovecha del pinchazo de ZTE. Entre los 10 primeros, encontramos 5 empresas asiáticas, 2 de los EEUU y 3 de la UE. Respecto al año pasado, en esta lista destaca la irrupción de Intel desde el puesto 20 en 2012 y la salida de Siemens que ahora ocupa el puesto 11.

No hay empresas españolas en la lista de mayores solicitantes PCT. Habrá que esperar a que la OMPI actualice los datos del año pasado para responder a la pregunta ¿ha adelantado Telefónica al CSIC? Por lo demás, hay 7 empresas que originan más solicitudes PCT que España.

EPO

La EPO insiste en ofrecer sus datos como agregados (Filings y Applications). En estos agregados aparecen  siempre las Solicitudes Europeas Directas (que bajan un 4%) , a las que la EPO le suma algo que suba (Solicitudes PCT y Entradas en fase regional europea). Estas magnitudes se describen con detalle en la entrada del año pasado. Si les da pereza, recuerden que:

Filings = Solicitudes Europeas Directas + Solicitudes PCT

filings_2013

Applications = Solicitudes Europeas Directas + Entradas en fase regional europea

APPS_2013

Con un poco de paciencia, conociendo las PCTs se pueden despejar las Solicitudes Europeas Directas de los Filings. Aquí dejo una hoja de cálculo con los detalles.

eurodirect_2013

España baja un 10%. Más allá de los volátiles datos de muchos países, el total de solicitudes europeas directas baja un 4%. La EPO debería publicar ese dato, sin perjuicio de que publique todos los agregados que quiera. En mi opinión, se está enmascarando la realidad al no publicar el dato de solicitudes europeas directas. El argumento de que una solicitud PCT que designa a la EPO es equivalente a una solicitud europea tiene poco recorrido, ya que en la actualidad una solicitud PCT designa automáticamente a todos los miembros del PCT (EPO incluida). Siguiendo este razonamiento, la OEPM tendría unas 210.000 solicitudes al año (206.000 PCTs que designan España y 4.000 nacionales directas).

A su vez, una vez conocidas las Solicitudes Europeas Directas, se pueden despejar las Entradas en fase regional europea de las Applications. España sube un 5%.

fase_reg_ep_2013

La “entrada en fase regional europea” comprende una serie de trámites (por ejemplo, pago de tasas) que el solicitante de una PCT debe cumplir en la EPO antes de 31 meses desde la fecha de prioridad de su PCT si quiere que la EPO no considere retirada la solicitud en la EPO.

En mi opinión, el agregado “Applications” tiene más sentido que  “Filings”, ya que, a diferencia de las meras solicitudes PCT, tanto las solicitudes europeas directas como las entradas en fase regional generarán con seguridad un expediente real en la EPO que se tramitará y podrá, en su caso, llevar a la concesión de una patente europea y a la generación recurrente de tasas de mantenimiento para la EPO. Por tanto, el agregado “Applications” puede interpretarse como un índice de la carga de trabajo (a corto plazo) e ingresos (a largo plazo) para la EPO. Pues bien, las “Applications” bajaron un 0,5% en 2013 (de 148562 a 147869).

Naturalmente, la evolución de las patentes concedidas son un indicador más preciso de los ingresos a largo plazo de la EPO. Viendo la tendencia, parece claro que las patentes europeas concedidas por año han alcanzado su cota superior.granted_2013

En cuanto a los solicitantes, Samsung consolida su liderato. Dado que en España se originaron un total de 1504 “Applications” (724 solicitudes directas + 780 fases regionales) , habría 6 empresas que originarían más “Applications” que España.

applicants

En cuanto a la naturaleza de los solicitantes, la EPO ha tomado una muestra de más de 2000 solicitudes con los siguientes resultados:

muestra_epo

Parece claro que los usuarios intensivos del sistema de patente europea no son las PYMEs sino las grandes empresas. De hecho, en 2013 las grandes empresas han ganado terreno respecto al resto de solicitantes:

applicants_evoPor ello, resulta difícil creerse que la eventual patente unitaria será buena “especialmente para las PYMEs y los centros de investigación“.

Otro indicador relevante es lo que podríamos denominar ratio de conversión: ¿qué porcentaje de las PCTs entran realmente en fase regional europea? Lo podemos aproximar dividiendo el número de entradas en fase regional europea  entre el número de solicitudes PCT para un año dado.

ratio_2013

A la vista de estos datos, el ratio de conversión estaría bastante próximo al 50%. Sin embargo, resulta llamativo que los menores ratios de conversión se den en China y Corea (del Sur), que, precisamente, son los países que más están creciendo en el sistema PCT.

CONCLUSIONES

Los datos para España son algo mejores que en 2012, pero distan de ser esperanzadores.

En cuanto a los datos estadísticos de la EPO, el presidente de la EPO se congratula del crecimiento hasta máximos históricos de los “Filings”:

The filing figures for 2013 confirm the trends of the past few years, with an overall increase (266 000 filings, +2.8% versus 2012) resulting once more in an all-time high.

No obstante, coincido más con los que opinan que hay un enmascaramiento interesado de la realidad:

Although not technically incorrect, this statement from the President is, at best, misleading. At worst the EPO are engaging in a wilful misrepresentation of the facts.

Of course, the EPO has an interest in promoting its own role in stimulating innovation. Therefore, it is not surprising that the organisation attempts to put a positive spin on facts. However, it is troubling when this spin is relied upon by governments, industry and individuals when it comes to important decisions on the patent system.

 


Tasas de patentes

19/03/2014

INTRODUCCIÓN

Según la Ley 25/1998, las tasas son tributos cuyo hecho imponible puede ser:

- la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo.

- la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

Pues bien, en mi opinión, dentro de las tasas específicas de patentes, habría que distinguir dos conjuntos correspondientes a estos tipos de tasas:

- las tasas de tramitación (por ejemplo: tasas de solicitud, informe sobre el estado de la técnica, examen previo, concesión), podrían encuadrarse en el primer grupo, dado que se estaría pagando a la Oficina de Patentes para que trabaje en beneficio particular del solicitante.

- las tasas de mantenimiento, las llamadas anualidades,  que estarían en el segundo grupo, ya que el titular de patente las paga para mantener un año más su utlización privativa de una invención. De hecho, si se llega al final de la vida legal de la patente (20 años) o el titular no paga una anualidad, la invención pasa al dominio público (art 116 Ley Patentes).

A continuación, trataré  las tasas de patente en España y en la EPO, para concluir con el tema de las tasas de la patente unitaria y una porra (de las de apostar).

LAS TASAS DE PATENTES EN ESPAÑA

Las tasas de tramitación más importantes son:

- la tasa de solicitud (74,18 €), al presentar la patente. Incluye de regalo las 2 primeras anualidades.

- la tasa de informe sobre el estado de la técnica (684,65€), necesaria en todo caso para obtener la patente.

- la tasa de examen previo (389,77€), solo si el solicitante opta por el procedimiento con examen previo.

Todas las tasas de tramitación tienen un descuento del 15% si se pagan usando medios electrónicos. La OEPM concede subvenciones  para la tasa de solicitud y la de informe sobre el estado de la técnica, pero no para la tasa de examen previo.

El aplazamiento de tasas es una figura regulada en la normativa nacional de patentes que permite, a un inventor que declara no tener medios económicos, aplazar hasta la concesión el pago de las tasas devengadas durante la tramitación de una patente. El problema se produce cuando se concede la patente, el aplazamiento termina y el inventor no paga (ejemplo). En mi opinión, no debería permitirse la reincidencia en esta conducta.

Las tasas de mantenimiento aumentan progresivamente desde la tercera anualidad hasta la vigésima. No tienen descuento por uso de medios electrónicos y la OEPM no las subvenciona.

Los plazos para el pago son curiosos. Se pagan por años adelantados, venciendo cada anualidad el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser válidamente efectuado dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha. Transcurrido este plazo se podrá regularizar el pago hasta el vencimiento de la siguiente anualidad, pagando recargos crecientes. Por ejemplo, si una patente fue presentada el 10 de noviembre, la fecha de vencimiento de las anualidades será el 30 de noviembre y la anualidad se podrá pagar sin recargos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Nivel de las tasas de mantenimiento en España

Todos los años se modifican las tasas de patentes, pero este año se ha modificado significativamente la estructura de las tasas de mantenimiento. En efecto, aunque la suma de todas las tasas de mantenimiento es la misma, las primeras y las últimas anualidades han disminuido significativamente (-20%), mientras que las intermedias han aumentado de manera igualmente significativo (+20%). A ello se añade la particularidad de que en 2013 las tasas eran estrictamente creciente (At<At+1), mientras que en 2014 los últimos 3 años tienen la misma tasa (A18=A19=A20). Veamos:

Tasas de mantenimiento 2013-2014

lineas_tasas

Las Universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas de patentes, tanto de tramitación como de mantenimiento. Cuando se habla de que las Universidades solicitan pocas (o muchas) patentes, habría que tener en cuenta esto. El CSIC no se beneficia de esta exención.

Mención aparte merecen las tasas de los certificados complementarios de protección (CCPs). Los CCPs son un título de protección, creado por obra y gracia de la UE para medicamentos y productos fitosanitarios, distinto a la patente, pero que supone de hecho una especie de prorroga a la validez de una patente, llamada patente de base, más allá del plazo de 20 años. La idea es compensar con esta extensión temporal complementaria de la protección al titular de la patente de base por el tiempo que no ha disfrutado de la misma, al no estar autorizada todavía su comercialización (tipicamente por la necesidad de realizar costosos ensayos clínicos). La extensión temporal complementaria de la protección es como máximo de 5 años (5 años y medio para medicamentos de uso pediátrico). Las tasas de CCPs han visto incrementadas significativamente (+20%) su cuantía en 2014.

ccps

Los CCPs se piden antes de la caducidad de la patente y su duración es función creciente del periodo que media entre la fecha de presentación de la patente y la fecha de concesión de la primera autorización de comercialización en la UE. No es del todo correcto u ortodoxo, pero en la tabla he recogido lo que habría que pagar asimilando la duración del CCP a anualidades. Hay que tener en cuenta que se paga como en los párkings (lo mismo por una duración de un año que por la fracción). Por ejemplo, un CCP de 1 año y 1 mes costaría 803,93+884,31.

TASAS DE PATENTE EN LA EPO

Las principales tasas de tramitación son solicitud+designación (700€), búsqueda (1165€), examen (1555€), concesión (875€). Total, cerca de 4.300 €. Estas tasas son subvencionables por la OEPM.

Hasta el año de concesión, se pagan tasas de mantenimiento ante la EPO (de 445€ en la 3ª anualidad a 1495€ para la 10ª y siguientes).

Después de la concesión, el titular tendrá normalmente que pagar una tasa de validación en aquellos países de los 38 Estados Miembros del Convenio de la Patente Europea en los que quiera proteger su patente europea concedida. En España, esta tasa adopta el nombre de tasa de publicación y asciende a 272,79€ en su modalidad online.

Después del año de validación, el titular pagará tasas de mantenimiento ante las Oficinas Nacionales en las que haya validado su patente europea concedida, que tendrán el mismo importe que las tasas de mantenimiento de las patentes nacionales correspondiente. La cuestión clave estriba en que las Oficinas Nacionales tienen que ingresar en la EPO el 50% del importe de las tasas de mantenimiento de las patentes europeas validadas.La EPO no se mete en el nivel de las tasas, pero se queda con el 50%. Evidentemente, si a un país (digamos Italia) le da por experimentar aboliendo las tasas de mantenimiento, la EPO no ve un euro. Una cuestión interesante, y sobre la que no sé la respuesta, es qué pasa con las tasas de mantenimiento de las patentes europeas validadas en España cuyo titular es una Universidad pública (recordemos que están exentas según la legislación española).

TASAS DE LA PATENTE UNITARIA

Se afirma que la reducción de costes para el solicitante que provocará la venida de la llamada patente unitaria será espectacular. De hecho, se han escrito cosas muy locas como que la patente unitaria costará 680 €. Sin embargo, el coste no puede ser inferior a las tasas de tramitación de la EPO, es decir, como poco 4.300 € y a ello habrá que sumar las tasas de mantenimiento antes de la concesión (pongamos 1000€ más por la 3ª y 4ª anualidad) y sobre todo las tasas de mantenimiento después de la concesión.

No se sabe nada sobre el nivel de las tasas de mantenimiento de la patente unitaria, ni de las tasas para el acceso al Tribunal Unificado de Patente (TUP; sí, ese que es unificado pero a la vez tiene divisiones). Sí que se parece que se está cocinando una tasa ‘opt-out’ en el rango 50-100€ para todo aquel titular de una patente europea ‘clásica’ que quiera escapar de la jurisdicción del TUP. En otras palabras, si entra en vigor la patente unitaria y tú tienes una patente europea concedida, pero no quieres que el TUP tenga jurisdicción exclusiva sobre su validez o infracción, no te preocupes, paga 100€ por nada y financia un sistema en el que no participas y del que nunca quisiste formar parte. No creo que esta cosa ‘opt-out’ responda a la definición de tasa expuesta al principio de esta entrada.

EUPORRA EUPATENT

Aunque, insisto, nada se sabe por el momento sobre cuál sera el nivel que acuerden para las tasas de mantenimiento la EPO y las Oficinas Nacionales de Patentes de los Estados Miembros de la UE participantes, vamos a hacer un ejercicio de especulación.

En mi opinión la cota inferior vendría dada por la suma de las tasas de mantenimiento actuales en la EPO (22.860€). Recordemos que estas tasas de mantenimiento se pagan solo hasta que la patente europea se concede. No obstante, desde IPCopy pronostican unas tasas ligeramente inferiores (21.010€). En cualquier caso, esta cota inferior nos da un coste total  mínimo superior a 25.000€ para la patente unitaria (tramitación+mantenimiento).

estimacion_eupatent

En fin. Mi estimación a día de hoy es una suma de tasas de mantenimiento en la franja 50-60 k€, en concreto, 58.260€. ¿Cuál es la suya? ¡Póngala en los comentarios! Si es usted muy audaz y, además, quiere especular con la cuantía de las anualidades, puede hacerlo en esta hoja de cálculo. El que más se aproxime podrá tendrá como premio un móvil perpetuo :-)


Presentación sobre activos intangibles en el Salón Mi Empresa 2014

19/02/2014

Dentro del amplio programa de festejos del Salón Mi Empresa, y en el contexto de Cevipyme, tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre los activos intangibles orientada a emprendedores y empresas: valoración, contabilidad, negocios jurídicos (venta, licencia, hipoteca), due diligence, incentivos fiscales (el mal llamado patent box), ayudas públicas (subvenciones OEPM, préstamos CDTI), incluyendo algunos ejemplos (Ros Roca, Fractus, Pescanova, Calvo) y recomendaciones.

Aunque me muevo con relativa seguridad en los temas introductorios a la propiedad industrial y las bases de datos, estos terrenos, parafraseando al genial Carl Sagan, son solo la “orilla del océano cósmico” y el agua nos rodea tentadora. Ahora bien, no sé si me he metido en el océano o en un jardín. Juzguen ustedes:


La validación de patentes europeas

10/01/2014

Mediante la validación, un titular de patente europea puede obtener la protección en España presentando la traducción al español y pagando la correspondiente tasa ante la OEPM, en un plazo de 3 meses desde la concesión por la EPO. A falta de traducción, la patente no producirá efectos en España.

El siguiente cuadro refleja la evolución tanto de las concesiones como de las validaciones en los últimos años. Aunque los datos de concesiones y validaciones en cada año años no son completamente comparables (por este decalaje de 3 meses), el porcentaje de patentes europeas que son validadas en España parece firmemente asentado en las proximidades del 30%.

Validaciones

Las fuentes para esta tabla son:

Una fuente muy importante (en Albacete).

En términos absolutos, cada año cerca de 20.000 invenciones son protegidas en España mediante la validación de una patente europea. En más del 95% de los casos, los propietarios de la patente europea son extranjeros.

En comparación, las invenciones que se protegen anualmente mediante la concesión de las patentes (2600) y modelos de utilidad (2200) nacionales pertenecen mayoritariamente a españoles.

Por tanto, aproximádamente el 75% de las invenciones que obtienen protección en España pertenecen a extranjeros vía validación de patente europea.

En términos económicos, como referencia, la OEPM ingresó en 2011 por validación de patente europea 6 M€  y 15 M€ por su mantenimiento, constituyendo el 45% del total de ingresos ese año. No obstante, no tengo claro si los 15 M€ de ingresos por el mantenimiento son “brutos” o “netos”, ya que la EPO se queda con el 50% de las tasas de mantenimiento. En cualquier caso, importes superiores a los de patente nacional y modelos de utilidad (6,7 M€)

Esta situación, ¿se alterará significativamente si entrá en vigor la patente europea con efectos unitarios  y España permanece fuera? A continuación algunas preguntas y mis respuestas basadas en poco más que la intuición.

  • ¿La patente unitaria supondrá un aumento significativo del número de patentes europeas concedidas? Yo creo que no.
  • ¿Qué porcentaje de patentes europeas concedidas se convertirán en patentes unitarias? No diría que más del 50% en los primeros años.
  • ¿Bajará el porcentaje de patentes europeas que se validan en España? Quizás un poco, situándose entre el 20% y el 25%.


La patentabilidad del software

14/10/2013

Introducción

En la entrada anterior trataba el tema espinoso de la patentabilidad de los fármacos en España. Continuando en esa línea de abordar las aristas de nuestra legislación de patentes, toca ahora tratar el asunto siempre polémico de la patentabilidad del software.

Describiré cómo está regulada en España la protección por patente de los programas de ordenador, para luego comparar las prácticas entre la OEPM y la EPO y terminar con una visión global de esta regulación en el mundo.

Como siempre, si digo alguna barbaridad ahí tienen los comentarios para enmendarme.

La protección de los programas de ordenador

La legislación española protege los programas de ordenador, en todo caso y por sí solos, como propiedad intelectual (derechos de autor) y, en algunos casos cuando forman parte de una invención, como propiedad industrial (patentes).

La Ley de Propiedad Intelectual define un programa de ordenador (software) y regula el derecho de autor (copyright) que lo protege como sigue:

Un programa de ordenador es toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

El programa de ordenador será protegido mediante derechos de autor únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor.

No estarán protegidos mediante los derechos de autor las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial.

El régimen jurídico de la propiedad industrial viene dado por la Ley de Patentes (LP) y por el Convenio de la Patente Europea (CPE)

Serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Los programas de ordenador no se considerarán invenciones solamente en la medida en que…

….(CPE) la solicitud de patente europea no se refiera más que a un programa de ordenador considerado como tal

….(LP)  el objeto para el que la patente se solicita comprenda un programa de ordenador.

En 1986,  se tuvo que adaptar la legislación en materia de patentes a la del CPE, para pasar por uno de los aros que puso la, por aquel entonces, Comunidad Económica Europea. No tengo el gusto de conocer al pedazo de legislador que transpuso el CPE en este punto, pero está claro que le hizo un flaco favor a la seguridad jurídica con su traducción creativa.

Como dicen las Directrices de Examen de la OEPM (página 174), una interpretación literal de la LP supondría que cualquier invención cuyo objeto comprendiera un programa de ordenador NO podría ser patentable. Seguiremos adelante entendiendo que si la solicitud de patente:

- comprende algo más que un programa de ordenador, entonces podría ser patentable.

- comprende exclusivamente un programa de ordenador, es decir, consiste en un programa de ordenador, entonces no es patentable.

Claramente, el problema se va a presentar con las solicitudes de patente que tienen un programa de ordenador, pero además tienen “más cosas”.

La tecnicidad y la actividad inventiva

Tanto la EPO como la OEPM consideran la “tecnicidad” como un requisito de patentabilidad implícito e independiente de la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. No obstante, lo que se considera “técnico” es un concepto dinámico condicionado por el estado de la técnica: durante el siglo pasado la traducción fue una actividad exclusivamente humana y ahora se puede llevar a cabo por máquinas. En cualquier caso, algo puramente “económico” (un método de hacer negocio) no se considerará técnico, como tal.

Si todo esto le parece poco claro, échele sobre todo la culpa al simpático legislador nacional, europeo e internacional que no se ha dignado en definir qué es exáctamente una “invención” y cuándo algo es “técnico”.

i know it

Las prácticas de la OEPM y la EPO difieren en la apreciación de la tecnicidad.

La EPO le otorga carácter técnico a prácticamente todo en cuanto haya una mezcla de cosas técnicas y no-tecnicas:

  • Decisión T 258/03 de la Cámara de Recursos.Método de subasta/Hitachi: the technical character may be conferred to a non-technical activity by the use of technical means.
  • Decisión T 424/03 Portapapeles múltiple/Microsoft: A computer-readable medium is a technical product and, thus, the computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such.

Básicamente, mientras no reivindiques una clase o un bucle, parece que todo irá bien por el momento (se admiten trozos de código en la descripción, nunca en las reivindicaciones).

Eso sí, la EPO espera al solicitante para engancharlo en la fase de examen con la artillería del método problema-solución, para exigir que la invención implique actividad inventiva, es decir, que no sea obvia. Aplicar el método problema-solución no es trivial: hay que hacer una búsqueda del estado de la técnica, identificar el elemento (otra patente, un artículo,…) más próximo, identificar las diferencias, deducir si estas diferencias producen un efecto técnico y formular el problema técnico que resuelve la invención. Si la solución aportada por la invención es obvia partiendo del estado de la técnica más próximo, no hay actividad inventiva. Si no hay efecto técnico o problema técnico, tampoco hay actividad inventiva.

psa

Precisamente es en el contexto del método problema-solución, donde tiene sentido la definición (página 131) de las famosas invenciones implementadas en ordenador:

Aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado

Un ejemplo conocido de la práctica de la EPO es esta patente de Amazon relacionada con la compra en un click, revocada en oposición por falta de actividad inventiva (no por falta de carácter técnico).

amazon

Otro ejemplo es esta patente de Nokia, sobre un método para optimizar la compra en varias tiendas de un centro comercial (problema del viajante), revocada en apelación. Básicamente, llegas a un centro comercial y le dices a tu smartphone: ‘quiero ir al “Alcampo”, a General Óptica y a la tintorería, dime el orden en el que tengo que ir de acuerdo con mis preferencias’.

Veremos la correspondiente decisión T 1670/07 con algo más de detalle por su actualidad (julio 2013) y porque identifica falacias argumentativas más frecuentemente utilizadas por los solicitantes, según la opinión de los miembros de la Cámara de Recursos. Siguiendo el ejemplo comentado al principio de nuestro legislador, me he permitido algunas licencias en la traducción de los nombres de las falacias.

nokia

nokia_2

  • La falacia de la impregnación (technical leakage fallacy). El solicitante alega que el carácter no-técnico de la información referente a los vendedores interactúa con elementos técnicos (un servidor) para obtener un efecto técnico que es la selección de vendedores. De alguna manera, los elementos técnicos impregnarían a los no-tecnicos. Pero la Cámara de Recursos opina que la selección de vendedores no es un efecto técnico y que la mera interacción de características técnicas y no-técnicas no es suficiente para hacer al proceso en su conjunto técnico.

9. [..] the “selection of vendors” is not a technical effect and the mere “interaction” with technical elements is not enough to make the whole process technical.

No se a ustedes pero esto me parece que (1) contradice en cierta manera a la Decisión T 258/03   que establecia que una combinación de elementos técnicos y no-técnicos tiene carácter técnico y (2) no separa la valoración de la tecnicidad de la valoración de la actividad inventiva y parece hacerlo todo  “al mogollón”.

  • La falacia del eslabón humano (broken technical chain fallacy). El solicitante alega que seguir un itinerario es algo físico y, por tanto,técnico. La Cámara de Recursos, aparte de decir que ir al supermercado no es algo técnico, se viene arriba y añade que en las interfaces de usuario no se puede considerar, dentro del efecto técnico global, el producido como consecuencia de la reacción de un usuario humano a la información de la interfaz.

10. [..] producing an itinerary is not technical as it involves only standard human behavioural concepts such as going to the bank and then going to the supermarket. The appellant replied that the physical act of going to the locations conferred technical character on these thoughts.

11.  [..] the possible final technical effect brought about by the action of a user cannot be used to establish an overall technical effect because it is conditional on the mental activities of the user. This applies to the present case because any possible technical effect depends on the user’s reaction to the itinerary

La Cámara de Recursos añade que “comprar no es algo técnico”, para justificar su postura. Me pregunto si la conclusión sería la misma si el itinerario se refiriera al itinerario de picking en un almacén o, como dice el IPKat,  al itinerario óptimo para hacer el mantenimiento de unas máquinas en una fábrica.

  • La falacia de la discriminación (non-technical prejudice fallacy). Solo se pueden tener en cuenta características técnicas a la hora de valorar la actividad inventiva y puedo hacer todas las modificaciones no-técnicas que quiera al estado de la técnica más cercano sin que ello implique actividad inventiva.

The argument essentially invokes non-technical aspects as a reason for not modifying the prior art, whereas these features cannot in fact contribute to inventive step.

La OEPM es más estricta que la EPO en la valoración del carácter técnico, quizás por su impotencia en el examen de la actividad inventiva, dado que el 90% de las patentes se conceden sin examen de la novedad y la actividad inventiva.

Así, según las Directrices de la OEPM (página 125), a diferencia de la práctica en la EPO, la mera referencia a funciones o medios técnicos no implica automáticamente que el objeto de la solicitud de patente cumpla el requisito básico de tener carácter técnico. Debe existir un problema técnico solucionado por dichos medios o funciones y el solicitante se haría un gran favor identificándolo claramente en la descripción.

Algunos indicios de la existencia de carácter técnico à la OEPM (adaptados de esta presentación)

  • Procesamiento de datos que representan magnitudes físicas, así como parámetros o valores de control de un proceso industrial
  • Funcionamiento del aparato programable que produce un efecto técnico potencia.
  • Gestión de redes de telecomunicaciones (determinación de rutas, control congestión).
  • Presencia de características físicas de una entidad: memoria, puerto, servidor, bus, etc.

¿En EEUU cuela todo no?

Bueno, antes sí. Ahora no tanto, pero más que en Europa. Veamos.

De manera memorable, el Tribunal Supremo de EEUU en 1980 (Diamond v. Chakrabarty) abrió la barra libre al declarar que cualquier producto del ingenio húmano podría ser patentable, dado que a los padres fundadores les habría gustado una interpretación amplía del concepto de invención y que un proyecto de ley de 1952 ponía que sería bueno que fuera patentable “todo lo que está bajo el Sol que haya sido hecho por el hombre”. Aunque el caso era sobre la patentabilidad de microorganismos, se aplicó de manera analógica al software.

No obstante, fue en 1998 con el caso Street Bank, cuando las patentes de software y sus amigos los métodos de negocio entraron por la puerta grande en la USPTO. El Tribunal Federal de Apelación, que entiende los recursos contenciosos planteados contra decisiones de la USPTO, decidió que una invención consistente en método para optimizar la fiscalidad producía un resultado útil, concreto y tangible y que era patentable.

La juerga se moderó con el caso Bilski,en el que el Tribunal Supremo denegó un método de hacer negocio por basarse en una idea abstracta y entendió que había que darle una vuelta a la prueba del algodón que se usaba para decidir si un procedimiento es una invención: la prueba “máquina transformación”. La decisión ha tenido su principal impacto en las patentes de software dirigido a métodos de hacer negocio y menos quizás en otros sectores como las patentes de software dirigido a smartphones.

La situación en el mundo

Un estudio de 2010 encargado por OMPI indicaba que

While there may have been a move in some jurisdictions, notably the United States, away from a more liberal approach to computer programs as patentable subject matter, overall the trend has been towards more and more protection for computer programs and for computer-implemented inventions (that is, for inventions that utilise computer programs).

En esta línea y al hilo de la mencionada decisión T 1670/07,el Sr. Battistelli (Presidente EPO) afirmaba gozoso hace unas pocas semanas que

 It is interesting to see a similar approach now emerging in other jurisdictions which in the past took a less rigorous line in defining patentability and interpreting the relevant criteria. This shift towards a more selective stance opens the way for a “soft” form of global harmonisation in patent law.

Parece, por tanto, que todo apunta  a que los regímenes jurídicos sobre la patentabilidad del software están convergiendo y que a falta de pan (armonización vía un acuerdo internacional como los de antes que pudiera derivar en una patente mundial real) buenas son tortas (todos siguiendo el mismo rumbo y en el camino nos encontraremos; de momento PPHs y a correr)


¿Desde cuándo son patentables los fármacos en España?

26/08/2013

Introducción

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC) entró en vigor en España en 1995 (concretamente el 25 de enero). En virtud de su artículo 27.1, “las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología“. Ya antes del ADPIC, en 1992 (concretamente el 7 de octubre), expiró la reserva que España había formulado a la patentabilidad de los productos farmacéuticos en su acceso al Convenio de la Patente Europea (CPE) en 1986.

La aplicación del APDIC y del CPE en España ha sido objeto de muchas controversias llegando hasta nuestro Tribunal Supremo tanto en el orden  civil  como en el contencioso con sentencias que parecían haber pacificado la cuestión. Sin embargo, como en las películas de terror que apuntan secuela, al final cuando todo parecía resuelto y el protagonista regresa a casa, aparece algo que inquieta al espectador. En este caso, el Tribunal de Justicia de la UE ha resuelto una cuestión prejudicial en un sentido contrario al de nuestro Alto Tribunal. Quién piense que la saga está acabada, puede encontrarse alguna secuela en sus pantallas.

En el principio fue el Convenio de la Patente Europea

Entre 1986 y 1992, por la reserva mencionada arriba, las reivindicaciones de una patente europea concedida que protegían productos farmacéuticos no surtíeron efectos. En cambio, sí surtían efectos, las reivindicaciones que, en su caso, tuvieran esas patentes europeas concedidas y que se refirieran a un procedimiento para la obtención de un producto farmacéutico. En la práctica, esto suponía que el titular de la patente normalmente validaba su patente europea en España con una traducción al español de la patente europea en la que se omitían las reivindicaciones de producto. No obstante, algunos titulares optarón por presentar la traducción completa con el entendido de que las reivindicaciones de producto no surtirían efectos. Por si acaso, al final del propio documento de patente editado por la OEPM se informaba de la reserva.

nota inf

Además, el CPE (el de 1973 que es el relevante aquí no el de 2000) preveía que “la reserva se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos. Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes” (art. 167.5).

EUROPEAN PATENT CONVENTION

Vamos, que viendo el CPE así por encima y sin querer buscarle 3 pies al gato, las patentes europeas presentadas antes del 7 de octubre de 1992 no pueden ser la base de validaciones en España de reivindicaciones de productos farmaceúticas durante toda la duración de esas patentes. De hecho, hasta donde yo sé, no hubo ningún movimiento en los años posteriores al fin de la reserva por parte de las farmacéuticas en el sentido de intentar resucitar las reivindicaciones de producto de patentes europeas presentadas antes de octubre de 1992. La discusión parece que se centró en si las solicitudes que se hubieran presentado después de la reserva pero reivindicaran la prioridad de una solicitud anterior a la reserva estaban afectadas por la reserva. Pascual Segura decía (página 5) que la manga riega que aquí no llega y, por contra, el Director General del, por aquel entonces, Registro de la Propiedad Industrial, Julio Delicado, decía que verdes las han segado.

ADPIC, dador de vida, líbranos del mal

La venida del ADPIC supuso la resurrección de las reivindicaciones de producto liquidadas como consecuencia de la reserva (las presentadas antes del 7 de octubre de 1992). En efectos, los conjuros de su artículo 70 en boca de los magistrados de nuestro Tribunal Supremo produjeron “efectos sanadores” sobre estas patentes.

En trance de aplicar el APDIC

Veamos dichos conjuros bajo la rúbrica de “Protección de la materia existente”:

70.1 El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trata.

70.2 Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo.

70.7 En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

Lo siento, pero los Tratados Internacionales son así de engorrosos. Parece que hay unas cosas llamadas “actos” que, si fueron realizados antes de la fecha de aplicación, no son afectados por el Acuerdo, pero que hay otras cosas que forman parte de la “materia existente” que sí son afectadas por el Acuerdo. Simplificando mucho los maravillosos matices que, sin duda, encierran los conjuros he llegado a la conclusión, personal y puede que errónea, de que las patentes denegadas o caducadas antes de la fecha de aplicación serían actos realizados y que la materia existente serían todas las solicitudes de patente en tramitación así como todas las patentes en vigor en la fecha de aplicación. Un ejemplo del tema es que las patentes canadienses concedidas y en vigor en la fecha de aplicación del  Acuerdo vieron aumentada su duración de 17 años (la establecida por la ley canadiense) a 20 años (la establecida por el ADPIC) como consecuencia de un conflicto planteado por EEUU (que decía que estas patentes eran materia existente para Canadá) y Canadá (que decía que eran actos realizados). Por último, el 70.7 aplica las solicitudes de patente que estuvieran pendientes de su registro (en tramitación), pero no a las patentes ya concedidas.

Por tanto, parece que las patentes europeas validadas en España en vigor eran materia existente en la fecha de aplicación. Pero recordemos que si la validación se refiere a una patente europea con reivindicaciones de producto dichas reivindicaciones no producirán efectos en España durante toda la duración de la patente. En mi opinión, en el caso de una patente europea concedida, la materia que existía en España no eran las patentes europeas concedidas sino las validaciones de patentes europeas con sus traducciones y sus reservas. Siguiendo el ejemplo de antes, lo que existía en Canadá era la patente canadiense, y ello sin perjuicio de que la patente canadiense reivindicara la prioridad de la una patente estadounidense y de que el objeto protegido por la patente US fuera más amplio. Pero mi opinión no es la que cuenta y el Tribunal Supremo, aplicando el 70.2 ha concluido que las reivindicaciones de fármacos presentes en las patentes europeas solicitadas antes del 7 de octubre y concedidas antes de la entrada en vigor del ADPIC en España producen efectos en España. Por cierto, el problemilla de que los efectos de la reserva duraran toda la vida de las patente europeas afectadas por la misma fue despachado por el Tribunal Supremo diciendo que había un conflicto entre el ADPIC y el CPE y que el ADPIC le puede al CPE porque es posterior. A la vista del 70.7 el conflicto se presentaría, en todo caso, para las solicitudes pendientes, pero nunca para las patentes ya concedidas. ¡Tres hurras por la seguridad jurídica!

Si las reivindicaciones de producto estaban ya de serie en la traducción de la patente europea, los efectos de estas reivindicaciones en España comenzaron en la fecha de aplicación del ADPIC. De hecho, algunas compañías comenzaron a incluir de manera sistemática todas las reivindicaciones de producto desde 1995. Por contra, si la traducción solo incluía las reivindicaciones de producto, la protección al producto solo se pudo hacer valer mediante la modificación del folleto que diversas compañías solicitaron a la OEPM en junio de 2006. La OEPM primero dijo que sí que vale, luego que no que de ninguna manera y esta negativa fue recurrida en el orden contencioso, llegando hasta el Supremo.

¿En qué estaban pensando entre 1995 y 2006?

Pues no lo sé exactamente, pero en julio de 2006 entró en vigor la Ley 29/2006 que fijaba la regla del precio menor como precio de referencia para la financiación de los productos farmacéuticos. Para someter un determinado medicamento al sistema de precios de referencia era condición necesaria que se hubiera iniciado la comercialización de un medicamento genérico equivalente. Según AESEG, la patronal de empresas de genéricos con cerca de 30 asociados, los genéricos son “medicamentos con las mismas características que otro medicamento cuya patente ha caducado”. Si la patente solo protege el procedimiento de obtención de un fármaco, la producción del fármaco por un procedimiento distinto del patentado no infringiría la patente y se podría comercializar el genérico sometiendo así a los medicamentos protegidos con patente de procedimiento al sistema de precios de referencia.

Farmaindustria, patronal de más de 100 empresas farmacéuticas entre las cuales están las titulares de las patentes de procedimiento, estimaba (página 16) que “el impacto para las compañías farmacéuticas [titulares o licenciatarias de las patentes de procedimiento] en términos de ingresos perdidos hasta el año 2013 superará los 1.300 millones de euros“.

Por su parte, un estudio de AESEG estimaba (página 9) en más de 3.600 millones de euros el impacto que tendría el otorgamiento retroactivo de protección en la factura del sistema nacional de salud.

En paralelo a la judicialización del tema, Farmaindustria impulsó al menos tres propuestas legislativas para hacer retroactiva por ley la protección del fármaco a partir de su patente de procedimiento. En 2006, tanto vía enmienda de CiU a la Ley 19/2006, de medidas de tutela de la propiedad industrial e intelectual, como vía Disposición Adicional a la mencionada Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En 2007 propuso la adopción de la medida a cambio de invertir 300 millones de euros en un fondo para la investigación en enfermedades raras. Ninguna de estas propuestas prosperó.

Teniendo en cuenta los intereses ecónomicos, las relaciones entre Farmaindustria y AESEG no eran precisamente buenas. Incluso, según algunos medios, AESEG estudió medidas legales contra Farmaindustria (de patronal a patronal) cuando un representante de Farmaindustria  supuestamente equiparó a los genéricos con los productos del “top manta“.

El Supremo dijo, ¡levántate Losartan!

Y Losartan se levantó

En julio de 1987 Du Pont presentó una solicitud de patente europea sobre un fármaco contra la hipertensión: el Losartan. La solicitud incluía reivindicaciones sobre el Losartan y reivindicaciones de procedimiento para la obtención del Losartan. La EPO concedió la patente europea en 1994 y fue validada en España con un juego de reivindicaciones “solo procedimiento”. Merck fue el licenciatario exclusivo de la patente desde el 16 de julio de 2005 y rápidamente advirtío al grupo Chemo que estaban comercializando Losartan. En febrero de 2006, Merck solicitó a la OEPM que publicara un nuevo folleto de patente europea validada en España que incluyera las reivindicaciones de producto e interpuso demanda contra el grupo Chemo Ibérica por infracción de su supuesta patente de producto pidiendo que se las condenara a cesar su actividad infractora y a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Grupo Chemo declaró que ellos comenzaron a comercializar Losartan de buen rollo buena fe, sin infringir el procedimiento patentado y que, en virtud del CPE, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación (art. 12 RD 2424/1986).

La OEPM inicialmente admitió y publicó la traducción revisada de varias patentes europeas de medicamentos el 1 de junio de 2006, pero en octubre estimó el recurso de alzada que contra dicha publicación habían presentado otras sociedades (productoras de genéricos) y anuló dicha publicación revisada. Merck recurrió la decisión de la OEPM en el orden contencioso. La patente caducó en julio de 2007 (20 años de la fecha de presentación).

En el orden civil, en el partido de ida el Juzgado de lo Mercantil dio la razón a Merck (Chemo tenía que pagar daños y perjuicios pero la sentencia llegaba después de la caducidad por lo que no podía condenar a Chemo a cesar la infracción), en el partido de vuelta la Audiencia Provincial de Madrid se la quitó (la OEPM había anulado la traducción revisada) y el caso llegó en casación al Supremo. En ese punto, todo dependía de la decisión en el orden contencioso: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón a la OEPM en 2010, pero en casación el Supremo se la quitó en 2011. Visto que el Supremo había reconocido la eficacia de las reivindicaciones de producto en el orden contencioso, Chemo pidió al Supremo que usara el comodín de la llamada y enviara una cuestión prejudicial al TJUE, como había hecho un tribunal griego. El Supremo dijo que eso es de nenas para los que tienen dudas y que ellos lo tenían todo muy clarito.  La consecuencia en el orden civil fue inmediata: Chemo fue condenada por infracción. Si esto les parece poco claro y no les gusta, sírvanse de SITADEX o mejor de estas diapositivas del Sr. Segura.

En definitiva, en 2012 (5 años después de declarada caducada la patente) se publicó un folleto T4 (+ sobre tipos de documento de patentes) que indica que desde el 1 de junio de 2006, por ejecución de sentencia, la patente cubría las reivindicaciones de producto. Por tanto, el fabricante de genéricos fue declarado como infractor de la patente por el Tribunal Supremo  por haber comercializado el principio activo del Losartan entre el 1 de junio de 2006 y julio de 2007.

Cuando todo parecía resuelto y lo único que quedaba por resolver es cuanta pasta debería soltar el grupo Chemo, el cielo se abrió y sonaron unas trompetas.

OLA K ASES, SENTENSIAS O K ASES

Los cuatro jinetes del TJUE

En julio de 2013, el TJUE contestó a la cuestión prejudicial planteada por el tribunal griego, diciendo que  una patente concedida para el procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico antes de que entrara en vigor el ADPIC no pasa a proteger, tras su entrada en vigor, la invención del propio producto.

Grecia ratificó en 1986 el CPE, pero  no reconoció la patentabilidad de los productos farmacéuticos hasta el año 1992, año en que expiró una reserva a la que se había acogido anteriormente. La reserva operaba también en las patentes nacionales griegas. ¿Les suena, verdad?

El juez griego pregunta al TJUE si debe considerarse que una patente griega obtenida a raíz de una solicitud  en la que se pedía la protección de la invención del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico (antibióticos) y del producto en cuanto tal, pero que sólo se concedió respecto del procedimiento de fabricación por existir la mencionada reserva, protege asimismo la invención del producto farmacéutico en virtud del Acuerdo ADPIC a partir de la entrada en vigor de éste. La patente griega proviene de una solicitud griega (no de una solicitud europea como en el caso español) y  contenía una reivindicación de protección para el producto como tal y para su procedimiento de fabricación.

En la sentencia (C-414/11) se puede ver que España no presentó observaciones (¿para qué? ¡estaba todo claro!). El fabricante de genéricos de turno, los Gobiernos helénico, portugués y del Reino Unido y la Comisión se pronuncian en contra de la patentabilidad retroactiva mientras que el titular de turno y el Gobierno italiano sostienen la tesis inversa.

En particular, el fabricante de genéricos y el Gobierno del Reino Unido observan que, con independencia del alcance exacto que deba atribuirse a la regla establecida en el artículo 70, apartado 2, no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo.

El TJUE afirma que sólo sería posible considerar que la invención del producto farmacéutico  estaba protegida por la patente , en la fecha en que el Acuerdo ADPIC empezó a ser aplicable a la República Helénica, a pesar de que dicha invención no estaba protegida específicamente según las reglas que regulaban hasta entonces dicha patente, si se interpretara el citado Acuerdo en el sentido de que obliga a los Miembros de la OMC a convertir, a la entrada en vigor de dicho Acuerdo y por este mero hecho, invenciones reivindicadas en invenciones protegidas. Sin embargo, esta obligación no puede deducirse del Acuerdo ADPIC (uy!) e iría más allá del sentido habitual de los términos «materia existente» (uyuyuy!).

El TJUE concluye  que no debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico.

El lunes me viene mal, ¿puede ser el jueves?

El juicio final

Como he apuntado antes, sólo quedaba aclarar la mosca que le tendrá que aflojar Chemo a Merck en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Quizás un pastizal porque la patente estaba en el último año de su vida y el Supremo estipulaba que los tiros irían por el precio que Chemo hubiera debido abonar a Du Pont por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar a cabo la explotación del producto (art. 66 2 b LP). Por cierto, todo ello ignora que había un pedazo de licencia exclusiva a Merck y que la Ley de Patentes dice que la licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias.

Desde la doctrina más cercana a la industria farmacéutica afirman que, en caso de una entrada temprana (antes de la caducidad de la patente), el primer genérico se queda con más del 50% del mercado y que hay que considerar en el precio los beneficios que, después de expirada la patente, obtendrá el fabricante del genérico por el mero hecho de haber sido el primero.

No obstante, parece probable que Chemo mencionará la sentencia del TJUE e intentará no pagar un duro. La sentencia será objeto de recurso, por lo que tendremos secuelas para rato.

Dos vueltas de tuerca

A estas alturas el lector debe de estar con la lengua fuera. No se vayan todavía, aun hay más sentencias del Supremo.

¿Cuándo comienzan los efectos de una patente europea en España? Según ha sentenciado el Tribunal Supremo (STS), los efectos de una patente europea en España comienzan en la fecha de publicación por la EPO de la mención de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes y ello condicionado a que el titular presente una traducción al español de la patente, pero con independencia de cuándo publique la OEPM la mención en el BOPI y el folleto correspondiente a la traducción. ¿Sería demasiado argumentar que todas las patentes europeas validadas en España pasaron desde la fecha de aplicación del ADPIC en España a tener efectos retroactivos desde la publicación en el Boletín Europeo de Patentes (en el caso del Losartan en 1994) o al menos desde la entrada en vigor del ADPIC en España?

Por cierto, ¿cuando entró exactamente en vigor el ADPIC en España?

a) 1 de enero de 1995, cuando entró en vigor internacionalmente

b) 25 de enero de 1995, un día después de publicarse en el BOE (STS)

c) 1 de enero de 1996, cuando expiró el periodo transitorio previsto en el propio ADPIC

Conclusión

En mi opinión, y parece que también en la del TJUE, los productos farmacéuticos fueron patentables en España a partir de octubre de 1992. Todas las solicitudes presentadas antes de esa fecha no pudieron proteger en España un producto farmacéutico.

Por contra, en opinión del Tribunal Supremo, algunas de esas solicitudes presentadas antes de octubre de 1992 sí protegieron en España productos farmaceúticos, bien sea a partir de la entrada en vigor del ADPIC (para traducciones completas) bien sea a partir de la publicación del correspondiente folleto modificado por la OEPM (para traducciones mutiladas).


¿Que empresa solicita más ‘patentes internacionales’ en España?

26/07/2013

Introducción

Tanto Telefónica como Abengoa han presumido recientemente de ser “la empresa que solicita más patentes internacionales en España”.

abengoa telefonica

Como diría Papuchi, aquí hay algo ruaro. Lo primero y más obvio es que las “patentes internacionales” no existen. Existen “solicitudes internacionales tramitadas con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. El Tratado de Cooperación en matería de Patentes, se abrevia por sus siglas en inglés (PCT), por lo que se habla de “solicitudes internacionales”, “solicitudes PCT” o simplemente de “PCTs”.

Puede parecer un juego de palabras sin trascendencia, pero no: decir “tengo la patente internacional” (o peor aún “tengo la patente mundial“) da la impresión a los no-iniciados de que se cuenta con una patente concedida válida en algunos de (sino todos) los países del mundo. Sin embargo, una PCT  no deja de ser una mera solicitud que por el momento no otorga (y que puede que nunca otorgue) en ningún país los derechos conferidos por una patente

Por tanto, consideremos que lo que han querido decir es lo siguiente: “somos la empresa que presentó más solicitudes internacionales en España”.

Ahora bien, aunque la solicitud es internacional, la presentación debe verificarse en una Oficina Receptora (RO) concreta que se encargará de hacer una serie de trámites antes de enviarla a OMPI. Esta RO debe ser competente para recibir la PCT y esta competencia viene determinada según la nacionalidad y residencia de los solicitantes. Por tanto, la RO será la que elijan los solicitantes de entre el conjunto de posibles RO competentes.

Simplificando, el conjunto de RO competentes para solicitantes españoles son la OEPM (RO/ES), la EPO (RO/EP) y la Oficina Internacional de OMPI (RO/IB):

ro_es

Pues bien,  aunque “somos la empresa que presentó más solicitudes internacionales en España” normalmente se interpretaría como  “somos la empresa española que presentó más solicitudes internacionales”, también podría interpretarse como “somos la empresa que presentó más solicitudes internacionales ante la OEPM”.

“Somos la empresa española que presentó más solicitudes internacionales”

Como ya se indicó en la entrada “Solicitudes de patente europea y PCT de origen español en 2012” y con  los datos de OMPI en la mano, esta afirmación solo la puede hacer Telefónica. En efecto, Telefónica fue la empresa española que más solicitudes internacionales presentó (90) y, junto con el CSIC, encabeza la clasificación de solicitantes españoles. Abengoa está en la novena posición con 20 solicitudes.

pct_Es_2012

Es cierto que el grupo Abengoa tiene, además de Abengoa Solar, otras empresas como Abengoa Hidrógeno o Abengoa Bioenergía que también son solicitantes de PCT. Sin embargo, dado que estas empresas no aparecen en la lista de OMPI de solicitantes con más de 10 PCTs, es muy dudoso que sumándolas todas lleguen al nivel de Telefónica.

“Somos la empresa que presentó más solicitudes internacionales ante la OEPM”

Más allá del titular, la nota de Abengoa dice:

Abengoa aparece, así, como la primera compañía española en la lista de los principales solicitantes de patentes internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en 2012, y la séptima institución en este ranking liderado por el CSIC (Consejo superior de Investigaciones Científicas).

Efectivamente, la Memoria de Actividades de la OEPM en 2012 nos informa de que Abengoa ocupa el séptimo puesto de la clasificación de solicitantes de PCTs presentadas en la OEPM (RO/ES) y es la primera empresa en esa clasificación (los seis primeros  son del sector público).

pct_ro_es

Respecto a este “Top mayores”, en mi opinión y por las razones apuntadas en la introducción, no es correcto el uso del término “Patentes PCT” y la clasificación sería más informativa si se acompañara del número de solicitudes.

Tu y yo lo sabíamos. ¡Oh, yeah!

¿La Oficina Receptora importa?

Los trámites de la Oficina Receptora son más bien formales y terminan en la remisión de una copia de la solicitud a la Oficina Internacional de OMPI (para que publique la solicitud internacional WO-A) y de otra copia a la Autoridad de Búsqueda elegida (la EPO o la OEPM para solicitantes españoles) .

La elección de la Oficina Receptora no aporta mucha información sobre el potencial de una solicitud internacional. No obstante, elegir la EPO como Oficina Receptora (RO/EP) supone presentar la solicitud internacional en inglés (francés o alemán), lo cual puede indicar una orientación de la empresa a un mercado global. La elección de la Oficina Internacional de OMPI como Oficina Receptora (RO/IB) no determina el idioma de la solicitud.

Sin embargo, la Oficina Receptora sí que importa para poder recibir subvenciones de la OEPM. En efecto, la actual Orden de Bases solo contempla subvencionar aquellas PCT que hayan sido presentadas ante la OEPM.

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La preferencia de Abengoa por RO/ES se  refleja en la última convocatoria de subvenciones: frente a los 35.000€ que recibió Telefónica, el grupo Abengoa (Solar, Hidrógeno y Bioenergía) recibio 80.000 €.

Como primera aproximación a las preferencias de solicitantes de origen español, si buscamos en PatentScope las solicitudes internacionales publicadas en 2013 con algún residente en España por Oficina Receptora tenemos:

ro_porc

Diablillos

La regulación en España (Real Decreto 1123/1995) obliga a que, por razones de seguridad nacional, “las solicitudes internacionales formuladas por personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o su sede en España, y que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España, deberán ser depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas”. De esta manera, si la solicitud internacional interesa a la defensa nacional, el Ministerio de Defensa podría paralizar la tramitación.

El artículo 277 del Código Penal castiga con las “penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, al que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional”.

El problema es que la solicitud internacional, solo si se presenta ante la OEPM puede ser declarada secreta en el sentido del Código Penal. En otras palabras, si no se presenta ante la OEPM no hay consecuencias ni penales (que sería quizás matar moscas a cañonazos) ni administrativas (porque no hay un régimen sancionador en nuestra regulación para el incumplimiento de esta obligación).

En este sentido, se puede encontrar en PatentScope algún ejemplo de este tipo de solicitantes “diablillos“, que quizás por mero desconocimiento de la regulación incumplen la obligación.


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