Presentación con casos prácticos sobre bases de datos de propiedad industrial

06/06/2013

Ayer se celebró el Congreso ePYME organizado por Fundetec  donde tuve la oportunidad de presentar una introducción a los bases de datos de propiedad industrial.

La presentación trata sobre las finalidades comunes en la búsqueda en bases de datos de propiedad industrial (vigilancia tecnológica, libertad de operación, invalidación), con algún detalle propio de patentes (estado de la técnica) y de marcas (relación con la denominación social y el dominio de internet).

A continuación se introducen las bases de datos propiamente dichas (Espacenet, Invenes, TMView, DesingView y el localizador de marcas). La presentación concluye con 3 casos prácticos:

- patente: identificar la invención que le ha valido recientemente a José Luis López Gómez el premio al inventor europeo en la categoría del público)

jllg

- marca: localizar la marca de la Sareb. Por cierto, la marca que intentó registrar en la clase 36 (operaciones financieras y demás hierbas) un particular 1 hora después de anunciarse el nombre del banco malo está denegada y ya no se puede encontrar con el localizador de marca, pero sigue en Sitadex (M3048872)

sareb

- diseño: encontrar el diseño de camiseta que infrigió la productora de Torrente 4.

paquirrin


Solicitudes de patente europea y PCT de origen español en 2012

26/03/2013

Introducción

Recientemente la EPO y la OMPI han publicado, respectivamente, los resultados del sistema de patente europea y del sistema PCT en 2012.

Se analizan a continuación los datos generales con especial atención a los resultados de España.

PCT

El número total de solicitudes internacionales de patente (PCT) presentadas aumento un 6,6% en 2012. Simplificando, un cuarto fue para EEUU, otro cuarto para Japón, otro cuarto se lo repartieron Alemania, China y Corea (del Sur) y el otro cuarto se lo repartieron el resto de los más de 140 países del sistema PCT.

Las solicitudes PCT de origen español presentadas en 2012 experimentaron un descenso del 2,4%, representando menos del 1% del total.

En cuanto a los solicitantes, por razones de confidencialidad, las estadísticas se refieren a las solicitudes PCT publicadas durante 2012 (que es un conjunto distinto del de solicitudes PCT presentadas durante 2012). Las solicitudes PCT se publican a los 18 meses contados a partir de la fecha de presentación internacional o, en su caso, de la fecha de prioridad.

En el top 10 de solicitantes aparecen 4 empresas del Lejano Oriente, 1 de los EEUU y 5 de la Vieja Europa.

Top 10 del PCT

Top 10 del PCT

En cuanto a los solicitantes españoles, hay que buscarlos en una hoja de cálculo. El CSIC encabeza nuestra representación con 90 aunque empatado con Telefónica que, atendiendo a la evolución será el líder español el año que viene.

CSIC vs Telefónica

La respuesta a esta evolución puede encontrarse en la austeridad que sufre el CSIC y en la apuesta estratégica de Telefónica por las patentes.

Patente europea

En primer lugar, es necesario distinguir entre lo que la EPO llama “fillings” y “applications“. Para comprender la diferencia no hay más remedio que conectar el sistema europeo con el sistema PCT mediante los apasionantes conceptos de EuroPCT y fase europea. Lo siento mucho, los tratados son así, no los he inventado yo…

EuroPCT y fase europea

Hubo un tiempo en que el solicitante, en el momento de la solicitud, designaba los estados miembros del PCT en los que pretendería obtener patente (pagando una tasa creciente según el número de designaciones). Desde 2004 hay una tarifa plana y se designan automáticamente todos los estados miembros del PCT.

Dado que la EPO considera una solicitud PCT que designe a la EPO como equivalente a una solicitud europea y dado que, desde 2004, la designación es automática, el resultado es que una solicitud PCT es equivalente a una solicitud europea. A las solicitudes europeas provenientes de una PCT se las denomina como “euroPCT“.

En el procedimiento PCT, una vez publicada la solicitud internacional, se le permite al solicitante intentar la obtención de la protección por patente en los países que le interesen. Lo que era un procedimiento internacional único se descompone de esta manera en tantos procedimientos como Oficinas de Patente desee el solicitante. Si se trata de una oficina nacional (como la OEPM), hablamos de una “fase nacional” del PCT; si se trata de una oficina que concede patentes válidas en varios estados (como la EPO), hablamos de “fase regional” (en el caso de la EPO, fase europea). Las entradas en fases nacionales y regionales tienen lugar normalmente 30 meses después de la fecha de presentación o prioridad.

Ambos conceptos (“fillings” y “applications”) son agregados que incluyen las solicitudes de patente europea presentadas en 2012, pero se diferencian en que “fillings” se computan además las solicitudes PCT presentadas en 2012 (ver arriba) y en “applications” las entradas en fase regional PCT en la EPO (el llamado euroPCT).

Solicitudes europeas directas

Son las solicitudes de patente europea ajenas al PCT. Pueden ser presentadas en una Oficina nacional de un país miembro del Convenio de la Patente Europea (por ejemplo, la OEPM) o ante la EPO (con o incluso sin prioridad). Aunque mucho ojo con presentar ante la EPO sin prioridad y sin pasar por la OEPM, diablillos.

Churras y merinas

Fillings = Solicitudes Europeas + EuroPCTs = Solicitudes Europeas + Solicitudes PCT

Fillings en 2012 = Solicitudes Europeas presentadas en 2012 + EuroPCT presentadas en 2012

Applications = Solicitudes Europeas + Entradas en fase regional europea

Applications en 2012 = Solicitudes europeas en 2012 + Entradas en fase regional en 2012

Por tanto, vemos que se manejan en realidad 3 conceptos:

  • las solicitudes PCT presentadas en 2012 (ya analizadas arriba)
  • las solicitudes europeas directas en 2012
  • las entradas en fase regional europea en 2012

Mientras que en “fillings” se están sumando al fin y al cabo las mismas magnitudes (solicitudes), en el caso de “applications” se están sumando magnitudes distintas (solicitudes y entradas en fase regional), por lo cual su suma no tiene mucho sentido.

En cualquier caso, restando las solicitudes PCT de los “fillings” se pueden obtener las solicitudes europeas directas. En esta hoja de cálculo he hecho la resta para los 15 primeros países de la clasificación PCT.

Solicitudes EP presentadas en 2012

Las solicitudes europeas directas totales en 2012 prácticamente se mantuvieron en los mismos niveles (63000).Llama la atención el brusco descenso italiano (-14,0%) y chino (-66,2%) . En el caso español, las solicitudes europeas directas aumentan significativamente (14,8%). Este aumento de las solicitudes europeas directas de origen español, visto conjuntamente con el descenso de solicitudes nacionales ante la OEPM y el mantenimiento de las solicitudes PCT (ver arriba), sugiere en mi opinión un trasvase de solicitudes del sistema nacional al europeo.

Por el mismo precio, restando las solicitudes europeas directas de  “applications” se pueden obtener las entradas en fase regional según su origen.

fase_ep

Aquí se aprecia una tendencia clara. Los países asiáticos (JP, KR, CN) están optando cada vez más por el sistema PCT para proteger sus invenciones en Europa: bajan las solicitudes directas, pero se incrementan las entradas en fase regional.

Dejamos para el final la clasificación de solicitantes de patente europea (“applications”):

La clasificación refleja el fin de la supremacía europea en su propio domicilio. Samsung destrona a Siemens con 2289 churras y merinas.

churras


Territorios inexplorados de la Ley de Patentes

14/03/2013

Introducción

Ciertas partes de la Ley de Patentes (LP) no han sido nunca aplicadas. En particular, los 22 artículos relacionados con las licencias obligatorias (86-107), el artículo 58 – relacionado con las patentes cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal- y el artículo 73, sobre expropiación de patentes.

Cuenta la leyenda que en el EPI se guardaba el secreto

La obligación de explotar

EL puerto de acceso a este territorio inexplorado es el artículo 83 en el que se establece la obligación que el titular tiene de explotar la patente mediante su ejecución de manera que satisfaga la demanda nacional. En su redacción original -herencia del difunto Estatuto de la Propiedad Industrial de 1923- este artículo tenía un mayor tufo proteccionista si cabe, ya que la explotación de la patente debía verificarse en territorio nacional. Tras la ratificación del  Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no quedó más remedio que modificar en 1997 la LP permitiendo que la ejecución de la patente se verifique en cualquier Estado Miembro de la OMC. En efecto, según el artículo 27 del ADPIC las patentes se podrán gosal -ya tu sabe- sin discriminación por el hecho de que los productos sean fabricados o importados en el país.

El titular tiene la obligación de explotar

El certificado de explotación

Este regusto proteccionista es más evidente todavía en el artículo 84, que regula la figura del certificado de explotación. Este certificado, cuando es positivo, acredita que la patente está siendo explotada suficientemente. Además, según el artículo 37 del Reglamento de Patentes (RP),  si de las comprobaciones necesarias resulta que no se fabrican en territorio nacional todos y cada uno de los elementos reivindicados, el certificado indicará cuales son los elementos importados y la esencialidad de los mismos en el conjunto reivindicativo de la patente. Además, si de tal comprobación resulta  que la explotación no satisface la demanda del mercado nacional, así se hará constar en el certificado de explotación. No parece fácil certificar la existencia de una demanda para la invención patentada, por lo que en la practica lo que se certifica es, o bien, la explotación, o bien, la falta de explotación.

Licencias obligatorias

Las patentes permiten a su titular impedir que un tercero explote la invención sin su permiso. Este permiso se expresa normalmente en un contrato de licencia. Pues bien, la concesión de licencias obligatorias supone una medida de último recurso  para licenciar la patente aunque el titular no lo permita. Estas licencias llevarán aparejada una remuneración adecuada según la importancia económica del invento. En su art. 86 la LP establece los casos tasados en los que se pueden conceder licencias obligatorias:

a) Falta de explotación. A solicitud de un tercero si, salvo excusas legítimas, no se explota de manera suficiente la patente. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

b) Necesidad de la exportación. El Gobierno, mediante Real Decreto, si un mercado de exportación no puede ser adecuadamente abastecido por la insuficiencia de la producción del objeto de una patente, originando con ello un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

c) Dependencia entre patentes. Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente  anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, que será no exclusiva, para la explotación del objeto de la patente mediante el pago de un canon adecuado. El titular de la patente anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia cruzada por dependencia para utilizar la invención  protegida por la patente posterior.

d) Interés público. El Gobierno por Real Decreto podrá someter en cualquier momento una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias. Existirían motivos de interés público cuando la explotación sea de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.

Sin atreverse a nombrarlas, el artículo 31 del ADPIC regula las licencias obligatorias a nivel internacional, acotándolas a casos de emergencia nacional, extrema urgencia o uso público no comercial y principalmente para abastecer el mercado interno. El caso más reciente es el de la patente del Nexavar, un medicamento para el cáncer de riñón e hígado patentado por Bayer,  que ha sido sometido al regimen de licencias obligatorias por la Oficina de Patentes de India. Bayer vende su medicina por el equivalente a 4.000 € por mes de tratamiento, mientras que Natco, el licenciatario venderá la suya por 134 € y pagará a Bayer el 6% de las ventas netas. Un artículo publicado el año pasado señalaba que la OEPM descarta esta posibilidad en España. Por si acaso, y por la mismas fechas, la Cámara de Comercio de los EEUU en España “recomendaba” que se repetarán los derechos de PI, evitando la adopción de medidas discriminatorias contra aquellos productos que gosan -ya tu sabe- de patente en vigor.

Exta si, exta no

Monopolio

En mi opinión, no es correcto asimilar una patente a un monopolio, ni referirse a las patentes como derechos de exclusiva. Un monopolio supone que el Estado confiere el derecho a una persona a ser el único comercializador de un determinado bien. Evidentemente eso incluye el derecho a comercializar el bien. Por contra, la patente es un derecho negativo de exclusión a terceros de la explotación de la invención, que no es poco, pero que no incluye el derecho positivo de explotar el bien patentado.

Esta circunstancia se aprecia de manera general en el artículo 57 que establece que la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley y estará supeditada a las prohibiciones o limitaciones establecidas legalmente.

Una situación particular que ilustra este punto es la que se presentaría si se concede una patente relacionada con un bien sometido a monopolio legal pero cuyo titular es distinto del monopolista. En este caso, regulado en el art. 58 LP, el monopolista tendrá derecho a una licencia. Si el monopolista ejerce este derecho, el titular de la patente podrá exigir, a su vez, que el monopolista adquiera la patente. Rizando el rizo, si el monopolio es establecido con posterioridad a la concesión de la patente, el titular  tendrá  además derecho a exigir que el monopolista adquiera su empresa.

La patente del monopolio.

Expropiación de patentes

Dejo para el final la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública o interés social contemplada en el artículo 73 LP. La expropiación podrá hacerse para que la invención caiga en el dominio público o para que sea explotada en exclusiva por el Estado, siendo en este caso, el titular  de la patente.

La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, fijándose el justiprecio según lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.

 


Los sexenios de investigación y las patentes

05/12/2012

Introducción

Allá por 1989 se introdujo en el régimen retributivo del profesorado universitario y del investigadores del CSIC un nuevo concepto destinado a incentivar la actividad investigadora mediante evaluaciones anuales que quedaban encargadas a una comisión nacional evaluadora: los famosos sexenios, por comprender la evaluación un periodo de tiempo de 6 años.

La evaluación de la actividad científica es un proceso reglado en el que los criterios de calidad que sirven de base para la evaluación están establecidos desde 1994 tanto para el profesorado universitario como para los investigadores del CSIC.

Si bien estos aspectos están más o menos asentados, los criterios específicos que deben aplicarse en cada campo de conocimiento son objeto de revisión cada año. En este sentido, recientemente han sido publicados los criterios específicos y procedimiento que regirán en la convocatoria de este año.

Parece que estos criterios han incentivado la producción científica  pero no tanto la producción de patentes y que, como consecuencia, “tenemos centros de investigación y universidades líderes en número de publicaciones, pero en la cola en número de patentes“.

Se analizan aquí en qué medida incentivan realmente estos criterios la producción de patentes “de calidad” por profesores e investigadores. Vaya por delante que no soy ni una cosa ni la otra.

Acceso a la evaluación

Las retribuciones por sexenios se van integrando en la productividad -concepto graciable donde los haya- siendo aparentemente de mayor cuantía los sexenios  en el caso de los catedráticos (nivel 29) que en el caso de los profesores titulares (nivel 27). Cuando el profesor o investigador llega al quinto sexenio ya no puede acumular más, pero los “consolida”.

Un aspecto importante es que los períodos valorados negativamente no podrán ser objeto posteriormente de una nueva solicitud de evaluación.

Criterios de calidad

Se consideran como aportaciones del profesor o investigador:

  • Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor científico en su área de conocimiento.
  • Artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en su ámbito.
  • Patentes, o modelos de utilidad, de importancia económica demostrable.

Se valorará la contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad de las aportaciones y, para patentes y modelos de utilidad, su explotación constituirá un indicio de su calidad. En el caso de las patentes (nacionales), deberá incluirse en la solicitud el informe sobre el estado de la técnica, pero no parece que se valore.

Criterios generales

Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento. Esto podría (¿debería?) excluir al 45% de las patentes de Universidades y plantea la pregunta de cómo valorar el progreso del conocimiento de los modelos de utilidad que, en cualquier caso, parecen excluidos de hecho como aportación.

Para que una aportación sea considerada, el profesor o investigador deberá haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director o ejecutor del trabajo. Entiendo que esto supone ser (co)autor o (co)inventor. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión.

Como norma general, para obtener una evaluación positiva deberán presentarse cinco aportaciones.

Cada solicitud de evaluación debe referirse a un [único] campo de conocimiento.

Campo 1. Matemáticas y Física.

Campo 2. Química.

Campo 3. Biología Celular y Molecular.

Campo 4. Ciencias Biomédicas.

Campo 5. Ciencias de la Naturaleza.

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura.

Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación.

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales.

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia. [patentes no valorables]

Campo 10. Historia y Expresión Artística.[patentes no valorables]

Campo 11. Filosofía, Filología y Lingüística.[patentes no valorables]

Campo 0. Transferencia del Conocimiento e Innovación.

El campo 6

Dependiendo del campo los criterios de valoración cambian, pero “las solicitudes [de los campos 1-5, 7,8] que presenten patentes, previo informe del comité, se trasladarán al Campo 6″, es decir, si se presentan patentes como aportaciones los criterios que rigen son los del campo 6. 

Desde fuera esto resulta extraño. En principio, parecería que las cinco aportaciones pueden ser una combinación cualquiera de libros, artículos y patentes. Eso aparentemente es cierto si se presentan libros y artículos, pero no si se presentan patentes como aportaciones (cinco artículos, por si solos, valdrían para una valoración positiva, pero no cinco patentes). Desde fuera, insisto, parece que las patentes son aportaciones “tóxicas” que  contaminan el conjunto de aportaciones y que hay que llevarlas a un “campo malo” para poder valorarlas: el campo 6. En mi opinión, las patentes deberían ser valorables en pie de igualdad con los artículos o libros directamente en los campos 1-6.

El campo es malo

En cualquier caso, en el campo 6, se valorarán “preferentemente”:

Las patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.

Por otra parte, según la regulación del procedimiento de evaluación:

Se requiere que la patente haya sido «concedida» en los años para los que se solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta patentes «presentadas» o «publicadas» pero no concedidas durante esos años. Además, se deberá incorporar el fichero pdf con la concesión de la patente.

Personalmente, me parece que la redacción es confusa. ¿Una patente europea concedida pero no explotada no se tendría en cuenta ? ¿Qué hay de una solicitud PCT? ¿Alguien sabe cuánto son 400 dracmas?

Aparte de eso, la redacción deja abierta la puerta a la valoración de patentes concedidas sin examen previo que no constituyen un progreso real del conocimiento (un botón de muestra).

Por otra parte, hay que ser cuidadosos con lo que se entiende por “explotación”. Si una Universidad o el CSIC concede una licencia por un importe simbólico (1 €) a una spin-off participada por los propios profesores o investigadores, se estaría también abriendo la puerta a patentes cuya explotación efectiva es dudosa.

De igual modo que no es lo mismo publicar en una revista que en otra a efectos de su “impacto” y valoración, quizás  sería buena idea tener en cuenta la calidad de la Oficina de Patentes que concede la patente. El criterio más sencillo es que la Oficina en cuestión sea Autoridad Internacional del PCT.

Una redacción que me parece más adecuada sería la siguiente:

Las patentes concedidas con examen previo de su patentabilidad por alguna Oficina de Patentes que sea Autoridad Internacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y que hayan generado ingresos netos a la Universidad o al CSIC mediante su venta o licencia. Se valorará el numero de patentes concedidas resultantes de la misma invención. También se valoraran las solicitudes internacionales de patente (PCT) que hayan generado ingresos netos y que cuenten con un informe internacional de búsqueda  o de patentabilidad favorable. Se valorará en cualquier caso la cuantía de los ingresos netos.

Y esta aportación, así definida, debería ser valorable directamente en los campos 1-6.

El campo cero

Capítulo aparte merece el “campo cero” (Transferencia del Conocimiento e Innovación) que, por alguna razón extraña, se llama “cero” pero va el último y no sólo formalmente:

Los solicitantes de este tramo deberán haber demostrado debidamente su previa capacidad de realizar investigación regular de calidad. A estos efectos, se considerará necesario haber obtenido previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los campos científicos del 1 al 11. Los investigadores que tengan derecho a solicitar la evaluación de uno o varios períodos de investigación podrán hacerlo acogiéndose al formato habitual (campos del 1 al 11) o bien, si sus aportaciones lo son de transferencia de conocimiento e innovación, optar por dirigir su solicitud al campo 0.

Dicho de otra forma, sólo se podrá ir por este “campo cero” si se tiene algún sexenio reconocido en un “campo normal”. Nótese, por otra parte, que el investigador o profesor opta por dirigir su solicitud a este “campo cero” o a un “campo normal” (no puede acumular).

Las aportaciones sólo serán valorables si se trata de la transferencia de los resultados de la investigación previamente desarrollados por el solicitante o de las innovaciones relevantes derivadas de su investigación, a agentes sociales y económicos.

Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente:
a) La participación directa en la creación de empresas basadas en la transferencia de conocimiento derivada de la actividad de investigación acreditada del solicitante. Se entiende por participación directa la posesión de parte del capital y, además, haber contribuido con su trabajo a la actividad de la empresa. Se indicará el período de participación, la naturaleza de la contribución realizada, y los datos actuales (ventas, empleados, etc.), de la empresa o empresas en cuya creación se participó. [Se valora el hecho de la participación no la (rentabilidad o viabilidad de la) spin-off creada]
b) Las patentes con los criterios del campo 6. Se tendrán también en cuenta, de forma secundaria, el número de patentes solicitadas en el período, aunque no estén en explotación.[coladero que te crío]
c) Los contratos con agentes socioeconómicos, que hayan generado productos comerciales, prototipos funcionales innovadores, patentes en explotación o proyectos de extraordinaria singularidad.  [ver artículo 83 LOU]
d) Las publicaciones derivadas de trabajos con agentes socioeconómicos donde se describan productos comerciales, prototipos o proyectos de extraordinaria singularidad.
e) Las contribuciones a estándares.

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Bienvenidos al campo del misterio

Tema de debate

Este tema salió a relucir en un interesante debate en LinkedIn del que copio algunas intervenciones:

el problema es que publicamos, mal patentamos y mal vendemos mucho

Si al científico se le valoran (se le incentiva por) el número de publicaciones publicará, si se le valora la calidad de la publicaciones publicará con calidad, si se le premia por patentar patentará y si se le premia por patentar novedades realmente aplicables lo hará.

Quizás habría que pensar una fórmula donde hubiera más equilibrio entre las publicaciones, la transferencia, los proyectos conseguidos, etc….pero me cuesta encontrar la fórmula adecuada.

ha habido instituciones que han patentado todo sistemáticamente sólo para tener estos números muy altos en sus indicadores y sobresalir por encima de otras universidades. Cuando luego miras no ya las patentes transferidas si no las concedidas el número baja en picado.

Las OTRIs de las Universidades intentan cumplir con un papel administrativo muy importante, pero son esenciales equipos de venta profesional dentro de las propias OTRI, o que las OTRI tengan un presupuesto para poder contratar a empresas especializadas que se encarguen de la venta de ese conocimiento.

en muchos casos las OTRIS tratan de dar sentido a patentes que no tienen sentido

Últimos datos

Según la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas, disminuyen los ingresos por licencia de patentes de las Universidades españolas.  Aumentan, sin embargo, los ingresos por otro tipo de licencias (Software, bases de datos, know-how, materiales biológicos)

“El crecimiento en solicitudes de patentes experimentado en los últimos años no se está traduciendo en un aumento apreciable de licencias ni de sus retornos económicos“

“El crecimiento en solicitudes de patentes experimentado en los últimos años no se está traduciendo en un aumento apreciable de licencias ni de sus retornos económicos“

Conclusiones

Incentivar más la producción de patentes “de calidad” mediante la regulación de los sexenios puede ser una vía para la obtención de recursos por Universidades y el CSIC. En mi opinión,  estamos, precisamente, ante un problema de calidad:

Sólo las patentes que hayan superado un examen de los requisitos de patentabilidad (novedad y no obviedad) deberían ser susceptibles de valoración. La valoración debería una función creciente de los ingresos netos que la patente genere.

Actualmente parece que en la práctica una aportación en forma de patente es inferior a una aportación en forma de artículo. Valorar las solicitudes de sexenios que contengan patentes en sus campos propios (no tratándolas como aportaciones “toxicas”) y equipararlas a los artículos (permitiendo que 5 patentes sean la base de una valoración positiva) incentivaría una mayor producción de patentes. Permitir que los “sexenios cero” sean posibles antes de otro “sexenio normal” y, además, compatible en la misma solicitud con un “sexenio normal” aumentaría los incentivos a la creación de empresas spin-off apoyadas en patentes.

Mucha suerte en cualquier caso a los profesores e investigadores que se enfrenten a un trámite complicado. He visto que incluso hay asesores con logos sugerentes.

Interesante logo


Valoración económica de patentes

03/12/2012

Introducción

Se explican brevemente los métodos de valoración por coste y de valoración por mercado y se trata con algo más de detalle el método de valoración por flujos de caja. Además se introducen elementos de valoración que son propios de las patentes y alguna  herramienta informática desarrollada al efecto. Si detectan algún error, cosa más que posible teniendo en cuenta mi escasa formación económica, pueden usar los comentarios para hacérmelo saber.

En general, una patente no tendrá el mismo valor que otra. De hecho, la distribución de patentes por valor, según el estudio PATVAL , revela que solo unas pocas patentes valen mucho y muchas patentes no valen casi nada.

Distribución del valor de una muestra de patentes EP

¿Distribución de Poisson se llamaba esto?

Valoración por coste

Identifica el valor de la patente con su coste  (¿cuánto ha costado conseguir la patente?)

Se trata de un método en principio objetivo, que puede ser empleado en determinados contextos contables y fiscales. No obstante, el coste incurrido (tasas y honorarios, o incluso, costes de I+D que se quisieran imputar) no nos dice mucho sobre cuánto nos pagaría un tercero por vender o licenciar la patente.

Valoración por  mercado

En este caso, el valor de la patente se estimaría a partir de transacciones económicas similares previas. Sin embargo, la realidad es que es difícil (1) identificar patentes similares que hayan sido objeto de una transacción económica y (2) obtener información sobre el importe de la transacción.

Valor por flujos de caja

Supone calcular el Valor Actual Neto de los flujos de caja que se prevé obtener en el futuro por el uso comercial de la patente. Puede tratarse de flujos de caja resultante de un ingreso (¿cuanto podríamos obtener licenciando la patente?) o de un ahorro (¿cuanto tendríamos que pagar por usar una tecnología equivalente?).

La formula del VAN

Manejar con precaución

Más allá de valorar adecuadamente los flujos de caja (Vt) a lo largo de los años (n) que le queden a la patente, el problema se presenta en escoger una tasa de descuento (k) que refleje adecuadamente el riesgo de que los flujos de caja sean menores a los estimados. Al parecer, en el caso de patentes de potenciales fármacos se suele asignar una probabilidad a los flujos de caja dependiendo de la superación de las fases de ensayos clínicos.

Indicadores de valor

Algunas afirmaciones sobre el valor de las patentes. Unas obvias, otras quizás discutibles.

- Una patente concedida vale más que una mera solicitud de patente.

- Una patente concedida con examen previo vale más que una patente concedida sin examen previo (especialmente si tiene un informe de búsqueda desfavorable).

- Una patente que ha superado oposición o litigación vale más que una que no ha pasado por semejantes trances.

- El valor de la patente depende del tamaño del mercado que hay detrás: vale más una patente de los EE.UU. que de Andorra.

- Una patente que forma parte de una familia vale más que una patente sin familia.

- Similar a lo anterior, dos patentes relacionadas o complementarias valen más si pertenecen al mismo titular que si pertenecen cada una a un titular.

Herramientas informáticas

La única herramienta gratuita que conozco es IPscore®:  aplicación basada en MS Access que incluye 40 indicadores de valoración y proporciona una estimación rápida del valor actual neto de una patente o de una cartera de patentes. La OEPM ofrece una versión en español.

¿El cuento de la lechera?

¿El cuento de la lechera?

 


Respuestas a mis preguntas más frecuentes sobre el “patent box”

12/11/2012

Introducción

El incentivo fiscal recogido en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, pese a ser conocido popularmente como “patent box“, se extiende a ingresos provenientes de la explotación de otros activos intangibles. No obstante, dada su redacción, no es fácil saber si un determinado ingreso o una determinada modalidad de propiedad industrial puede beneficiarse de este incentivo. En concreto, no es trivial contestar a las siguientes cuestiones:

- Si vendo mi patente, ¿el ingreso está dentro del “patent box”?

- Si licencio mi modelo de utilidad o mi diseño industrial, ¿el ingreso está dentro del “patent box”?

- Si licencio mi patente en el extranjero, ¿el ingreso está en dentro del “patent box”?

¿Dentro o fuera?

Veremos cada cuestión por separado, haciendo referencia a la consulta pertinente respondida por la Dirección General de Tributos. Recuerden, en cualquier caso, que mi formación no es jurídico-económica y que más abajo tienen los comentarios para señalar los posibles errores.

Si vendo mi patente, ¿el ingreso está en el “patent box”? Respuesta corta: Nein.

Recordemos el primer apartado del artículo 23

1. Los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base imponible en un 50 % de su importe

Aquí la cuestión es determinar qué se entiende exactamente por cesión de una patente (¿venta, licencia, ambas?). El problema es terminológico: la OEPM (ver, por ejemplo, el simpático formulario 3002) entiende cesión como transferencia de propiedad (venta), mientras que la DG Tributos lo entiende como arrendamiento operativo (licencia). No es difícil intuir qué interpretación es la que va a misa…

En efecto, los ingresos derivados de la transmisión definitiva de un título de propiedad industrial no podrían acogerse a la reducción prevista en el artículo 23 del TRLIS. La DG Tributos  ha interpretado reiteradamente (que la cesión debe tener la consideración económica de arrendamiento operativo, en los términos previstos en la norma de registro y valoración 8ª del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (PGC).

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado, distinguiendo el arrendamiento financiero y el operativo, siendo el primero aquel que por las condiciones económicas del acuerdo de cesión se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.

Si licencio mi modelo de utilidad o mi diseño industrial, ¿el ingreso está en el “patent box”? Respuesta corta: Sí

La duda surge porque:

1)      el apartado 1 del artículo 23 no menciona expresamente ni modelos de utilidad (regulados en el Título XIV de la Ley de Patentes) ni diseños industriales (regulados en la Ley 20/2003). Este apartado menciona “dibujos o modelos”, que son términos empleados en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) para referirse en tanto a los modelos de utilidad como diseños bidimensionales (dibujos) o tridimensionales (modelos). El EPI fue derogado en lo que respecta a diseños por la Ley 20/2003 y en lo que respecta a modelos de utilidad por la Ley de Patentes.

2)      el apartado 5 del artículo 23 establece que no estarán incluidos los activos no mencionados en el apartado 1.

En cualquier caso, los ingresos procedentes de la cesión (licencia) de modelos de utilidad o diseños industriales podrían acogerse al incentivo fiscal previsto en el artículo 23 del TRLIS, así se ha admitido por la DG Tributos en la V0578-09 (diseños industriales) y en la V2100-09 (modelos de utilidad).

Si licencio mi patente en el extranjero, ¿el ingreso está en el “patent box”? Respuesta corta: Sí.

Por ejemplo, una patente licenciada en los EE.UU cuya titularidad ostenta una empresa española, ¿estaría dentro del “patent box”?

En principio, el artículo 23 del TRLIS no exige que los títulos de propiedad industrial hayan sido inscritos en un registro público. De hecho la DGT ha admitido la aplicación de esta reducción, aun cuando la propiedad industrial en cuestión no haya sido objeto de dicha inscripción (V0830-11). Por tanto, mientras se cumplan los demás requisitos establecidos en el artículo 23 del TRLIS se podrá aplicar el mismo a los ingresos derivados de la cesión del derecho de uso o explotación de propiedad industrial registrada en el extranjero (V1112-10).

Muchas gracias a la DG Tributos por su colaboración, en particular a PETETE, la base de datos de consultas vinculantes.

Del “patent box”, que es cosa fina.


Las patentes como objeto del derecho de propiedad

05/11/2012

Introducción

En la Ley de Patentes se regula el tratamiento de las patentes, modelos de utilidad y sus solicitudes como objeto del derecho de propiedad.  Dicha regulación aborda tanto temas básicos como cotitularidad, venta y licencia como otros quizás más exóticos como expropiación e hipoteca mobiliaría. A continuación intentaré resumir estos temas (si detectan algún error, cosa más que posible teniendo en cuenta mi escasa formación jurídica, pueden usar los comentarios para hacérmelo saber).

Régimen general

Tanto la solicitud de patente como la patente se pueden vender y  ser objeto de licencias. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria. En general, estos actos deberán constar por escrito para que sean válidos y sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que se inscriban en el Registro de Patentes de la OEPM.

Salvo pacto en contrario, quien transmita o licencie:

- está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario el know-how que posea y que resulte necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. 

- responderá siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume cuando no incluya en el contrato la mención a los informes sobre la patentabilidad de la invención de que disponga o le conste su existencia.

Cotitularidad

La solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas. Cada uno de los cotitulares por sí solo podrá:

a) Vender su parte (notificándolo a los demás cotitulares, que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto).

b) Explotar la invención (previa notificación a los demás cotitulares).

c) Pagar las tasas de tramitación o mantenimiento.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra terceros (notificándolo a los demás cotitulares que podrán sumarse a la acción).

En principio, se necesitará el acuerdo de todos los cotitulares para conceder una licencia a un tercero.

Licencias

Recordemos que la patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. Patente de producto.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, así como el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Patente de procedimiento.

Precisamente mediante la licencia el titular consiente que un tercero (el licenciatario) realice todas o alguna de las actividades que podría impedirle.

Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.

La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Hipoteca mobiliaria

Se refiere al uso del título de patente como garantía de un préstamo.

La hipoteca mobiliaria de patente debe constar en escritura pública que deberá constituirse en escritura. Antes de la constitución tiene que aportarse un certificado de cargas expedido por la OEPM y sólo será oponible a terceros una vez inscrita en el Registro de Bienes Muebles. Una vez inscrita la escritura, dicho Registro lo comunica de oficio a la OEPM para que haga la pertinente anotación en su propio registro (ejemplo).

 

 


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